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【恒都法研】浅谈专利技术出资入股之合同约定不明,专利权归属将何去何从?

知识产权事业部 专利侵权专业组 赵银萍 2018-05-15


一、专利技术出资入股的现状

 

专利入股,是指以专利技术作为财产作价后,以出资入股的形式与其他形式的财产(如货币、实物、土地使用权等)相结合,按法定程序组建有限责任公司或股份有限公司的一种经营行为。


《公司法》第二十七条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。”近年,在国家政策对创业的支持推动下,以专利权进行入股投资显示出前所未有的生命力。


但由于专利入股一方面涉及专利权属,另一方面涉及合同约定,如果相关当事人在以专利技术作为资产出资入股过程中对专利权属以及可能发生的纠纷没有明确的约定条款,一旦技术投资方撤股,或者股东之间人员变动,对于已经投入进去的专利技术及其相关权属该如何界定,将成为困扰双方当事人的一件难题。笔者纵观以往的案例,因为技术入股双方没有约定明确造成的权属纠纷比比皆是。

 

二、司法实践

 

北京知识产权法院(2015)京知民初字第1612号文件公开了青海珠峰虫草药业集团有限公司与党永诚等专利权属、侵权纠纷一审民事判决书,案件的基本情况为专利权人沈南英持有一项专利名称为“中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法”的发明专利(下称涉案专利),并通过签订《专利权转让合同》约定将该专利权以515万的对价转让给王云。同时合同约定涉案专利由珠峰公司实施,且王云除了将涉案专利转让给珠峰公司外不得向其他第三方转让该专利,沈南英和王云借此专利成为珠峰公司的股东之一,王云持股40%,沈南英持股15%。2011年6月24日,沈南英与王云办理转让手续,涉案专利权人变更为王云。期间珠峰公司为王云垫付了部分专利权转让费,又交付了涉案专利的年费。2011年8月8日,王云将涉案专利转让给珠峰公司的研发部长党永诚,珠峰公司表示本意是让党永诚代表公司持有该专利。但是,党永诚离职后擅自将专利转让给他人,最后落至王健名下。珠峰公司诉求法院确认党永诚与周晓宁以及周晓宁与王健之间关于涉案专利的转让行为无效,同时诉求涉案专利归珠峰公司所有。


一审判决中,法院认为,由于《专利权转让合同》仅约定在受让方王云未经转让方沈南英许可,将涉案专利转让给除新公司以外的第三人时构成对转让方沈南英的违约,但是上述约定并未约定涉案专利权归新公司所有,因此,无论条款中的新公司是否为珠峰公司,珠峰公司都无法凭该条款成为涉案专利的所有人。另外,即便珠峰公司主张其曾经为王云垫付部分转让费,且为涉案专利交了年费,但这并不能证明涉案专利为珠峰公司所有。因珠峰公司并非涉案专利的所有人,故其关于党永诚为珠峰公司代持专利的主张不能成立,党永诚在将涉案专利转让给周晓宁时,为涉案专利的合法权利人,党永诚作为完全民事行为能力人,有权利自由处分涉案专利,其与周晓宁之间的转让行为有效,同样的周晓宁与王健之间的转让行为也有效,王健为涉案专利的合法持有人,并因此驳回了珠峰公司的诉讼请求。


实际上,在此案件之前,王健已经对珠峰公司提出了专利侵权之诉,并依据专利法第十一条规定:“未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”,认为珠峰公司继续使用涉案专利生产经营销售等行为侵犯了自身的专利权。


基于上述这样的判决和认定,在王健起诉珠峰公司侵犯其专利权的纠纷中,珠峰公司将处于不利的地位,一旦被认定侵犯了对方的专利权,也将面临巨额的赔偿。

 

三、笔者观点

 

从上面的案例可以看到,由于珠峰公司在接受专利权人以专利技术出资入股过程中,没有明确约定专利入股后专利权归公司所有并及时办理转移手续,另外在王云将专利权转让给公司员工党永诚时也没有约定其代为公司持有等,导致纠纷的产生,珠峰公司花了很多费用,不仅没有按照其意愿享有涉案专利的专利权,而且还要面临侵权赔偿的结果,可谓赔了夫人又折兵,得不偿失。


现实中,关于技术出资入股过程中还有多种多样的纠纷产生,可谓数不胜数,究其原因多数都归因于双方在技术入股之前约定不明,或者手续没有正确履行等。


对于合同约定不明的情况该如何补救,《合同法》第六十一条规定:合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的.按照合同有关条款或者交易习惯确定。由此可见,进行专利技术出资入股程序中,双方当事人应当在合同中明确约定双方的权利义务以及可能产生的矛盾及解决方式,如果合同没有约定全面,也可以采用补充协议的方式约定。对于需要明确约定的部分,笔者大致总结了一下,大致包括以下几个方面:


1、确定待出资的专利权是否存在权利瑕疵,包括出资方是否为相关专利权的合法专利权人,出资方针对该专利是不是还存在和其他人有实施许可的合同约定未完成,专利权是否在有效期内等。


2、注意以专利权入股需要完成以下出资手续才能认定无瑕疵,首先应当经专业机关对专利的价值进行评估,并考虑到估价是否合理客观,以及入股后价值变动如何调整;其次专利权人依据设立公司的合同和章程到专利局办理专利权转移于被投资的公司的登记和公告手续,工商登记机关凭专利权转移的手续确定以专利技术入股的股东的完成股东投资义务的履行。


3、注意技术资料的交接和权利的移交,专利入股方的技术培训和指导,后续改进成果的权属和各方的违约责任。


4、要特别注意专利技术的可靠性,由于实用新型专利和外观设计专利是不进行实质审查的,稳定性不高,即便是发明专利也存在在审批过程中受专利局文献储存量的限制和审查员的主观因素影响将不具备专利条件的技术授予专利权的可能性,所以法律规定任何单位和个人都可以提出专利无效的申请。一旦专利被无效掉就不再具有财产权的属性,就不能作为入股的技术,所以在专利入股之前明确约定一旦专利被无效后的处理办法是非常有必要的。


约定不明合同在履行中形成纷争时,首先应当适用当事人协议补充原则。其次,当不能达成补充协议时,应按我国《合同法》第61条后段“按照合同有关条款或者交易习惯确定”的原则进行。


总之,专利技术出资入股有可能会引发各种后续的情况出现,双方当事人在入股之前一定要思虑周全将各种情况都一一约定明确,慎之又慎,以避免不必要的权属纠纷或合同纠纷的发生。


编辑:曹莉萍

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