关于恒都

恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、争议解决为核心业务的顶尖的综合性律师事务所,业务范围涉及私募股权投资与风险投资、项目融资、外商投资、资产证券化与结构融资、银行与金融、证券业务、境外投资、兼并与收购、国企改制与产权交易、互联网金融、公司综合与合规、反垄断与国家安全审查、信息保护与网络安全、破产重整与清算、保险和信托与租赁、合同与担保、房地产和建设工程与基础设施、国际贸易与仲裁、娱乐与传媒、商标、专利、著作权、技术合同纠纷、商业秘密、不正当竞争、信息网络域名与电子商务、特许经营、海事海商、航空与航天、自然资源与能源、环境和健康与安全、招投标与政府采购、行政法律事务与国家赔偿、税务与财富规划、劳动争议、消费者权益、婚姻家庭、民事侵权、医药医疗、刑事辩护等40多个专业领域,致力于为中外客户的境内外商业活动及跨国交易提供最高质量和最全方位的法律服务。

恒都动态
【恒都SHOW】恒都律师事务所应邀出席司法部举行的“创业创新环境下的知识产权公证服务研讨会”
10-13


9月18日下午司法部在北京国际饭店举行“创业创新环境下的知识产权公证服务研讨会”恒都律师事务所创始人江锋涛律师和恒都合伙人赵晨女士作为受邀嘉宾出席了本次研讨会。


在知识产权高速发展、创新经济蓬勃兴起、网络侵权行为的不断增加的大环境下,知识产权保护相关工作显得尤为重要。恒都作为一家最早专精于中国高端知识产权诉讼的律师事务所,深知知识产权保护是激励创新的基本保障,是新经济发展的核心根基。


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此次研讨会由公证协会副秘书长王剑主持,司法部会同国家工商行政管理总局、国家版权局、国家知识产权总局在全国范围内遴选的20家知识产权公证服务示范机构、40家律师事务所及18家知名企业,围绕《中国知识产权公证服务平台功能介绍》、《互联网环境中证据公证的难点问题交流》、《互联网时代的版权管理》、《互联网+知识产权公证的挑战》、《知识产权领域公证服务的现状与创新》、《与时俱进提高公证固定证据的质量,为知识产权司法保护创造价值》、《“版权家”与“公证云”——公证机制与版权服务平台的合作实践》等七个议题展开了深入热烈的分析与讨论。


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周细强(左)、赵晨(中)、李德新(右)

 

虽然拥有完善知识产权专家库,在知识产权诉讼领域已经取得了非凡的成绩,但恒都依然保持着清醒的头脑,不断地提升知识产权服务水平,紧跟时代的步伐,致力行走在知识产权领域的最前沿。


通过此次研讨会,恒都对互联网环境下知识产权保护的现状、困难与机遇有了更深入的了解;对国家知识产权保护的政策有了更深入的理解;进一步增强了在创业创新环境下做好的知识产权公证服务、拓展知识产权保护工作的责任心与自信心。


编辑:曹莉萍

【恒都法研】给“天才之火”准确地添加“利益之油”——关于发明构思的把握
10-17


确认和保护专利权益是整个专利制度得以正常运行的基础和核心之一。美国前总统有一句名言,即“专利制度是给天才之火添加利益之油”。在专利制度的运作过程中,必须努力确保“利益之油”能够有选择地添加在价有所值的“天才之火”上,才能更好地发挥专利制度促进技术创新的作用。为了确定“发明”是否属于价有所值的“天才之火”,通常首先需要确定发明人到底发明了什么,而这一过程离不开对发明构思的考量。何谓“发明构思”?——“发明构思”实质上就是发明人的一种技术改进思路。


【发明构思的意义所在】


准确把握发明构思的意义非凡,因为发明构思的理念应当贯穿一个专利的整个生命周期,从撰写申请文件开始,到申请过程、审查过程,到无效阶段、侵权阶段,无论是准确的撰写、还是对创造性的准确把握,以及对侵权案件中权利要求的准确解释和比对,都离不开对发明构思的准确把握。


以我们最常见的创造性为例,进行详细分析,把握发明构思的意义起码在于:


第一,确认发明构思有利于准确地理解发明的技术方案,并客观地辨别发明与现有技术之间的距离,而不会只执着于个别技术特征,失去整体判断能力;第二,确认发明构思能够准确地进行检索,检索是很多专利案件的重中之重,在阅读专利申请文件之后,确认发明构思并反映到检索要素的制订之中,能迅速找到密切相关的对比文件;第三,确认发明构思能够准确的选取最接近现有技术,基于这样的现有技术准确地确定区别特征和实际解决的技术问题,并且进一步的准确把握现有技术是否有足够的技术启示,从而得到正确的创造性结论。


各国专利局在运用专利制度来确认和保护专利权益的具体过程中,发明构思均一直处于重要地位。例如,在美国的专利体系中,发明构思是确定实际发明人和判断优先权是否成立时经常会用到的非常重要的概念,有观点指出,发明的试金石是构思,由此可见发明构思的重要性。在英国的专利法体系中,在创造性的具体判断过程中引入了“确定发明构思”的步骤,在发明人确定和单一性判断中也需要依据“发明构思”来进行判断。中国专利法和欧洲专利公约在单一性判断中也都引入了发明构思这一概念,即属于一项总的发明构思的多项发明具备单一性。


【发明构思的确定】


确定发明构思的过程,实质上就是依据申请文件所呈现的内容,从本领域技术人员的角度,尽可能地还原发明人形成发明的过程,从主观层面确认发明人到底发明了什么,发明对现有技术的贡献是什么。申请文件的主要作用是客观呈现发明的内容,发明内容的呈现过程也是发明构思的呈现过程。要清楚完整地呈现发明的构思,通常需要客观呈现发明的“来龙去脉”,即相关的背景技术、所要解决的技术问题、所采用的技术手段、最终实现的技术效果等多个方面。


专利申请文件作为解释权利要求的内部证据之一,其证明效力应当优于外部证据。因此在确定发明构思时,应当以原始申请文件为主。没有在原始申请文件中记载的内容,例如申请人在审查过程中的意见陈述、补充的证据材料或者专利权人在无效程序中有利于维持专利权有效的解释,其效力显然较弱。


权利要求书和说明书是专利申请文件的重要组成部分,两者分别承担不同的功能,在把握发明构思的过程中,该两者也要分别按照如下思路进行考量。


(一)说明书


《审查指南》规定了说明书应当涵盖技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式部分,并规定了各部分的撰写顺序。对于顺序的规定恰好反映了一项发明创造的产生过程,也就反映了这项发明的发明构思。


背景技术是一项发明创造的起点,为了改造背景技术存在的技术缺陷,发明者明确提出了其所要解决的技术问题,并在思维层面构建了解决这一技术问题的基本思路,预想了试图实现的技术效果。


技术问题、技术方案、技术效果被称之为“三要素”,在审查实践中被赋予了相对重要的地位,也是确定一项发明可专利性的重要考虑因素。在目前普遍存在的说明书撰写模式中,技术问题、技术方案、技术效果形式上存在于说明书的发明内容部分。发明内容部分设立的本意是要求撰写者以非常概要的形式披露发明所要解决的技术问题和该发明提出的解决方法,且应该提及该发明与现有技术相比所具有的优点;该部分内容应当能够体现问题-解决方法这一普遍的发明创造产生规律,是准确把握发明构思的重要依据。发明内容部分记载的技术问题、技术方案、技术效果,应当彼此关联,互相支撑,共同指向一个发明构思。发明构思不能被具象为技术问题、技术方案、技术效果抑或三者的组合,但是,本领域技术人员可以重点通过这三个要素来把握发明构思。


具体实施方式或最佳实施例是能够将发明者的技术构思具象化的具体、可操作的技术手段的集合,本领域技术人员对具体实施方式能够取得的技术效果的客观认定,可以对发明者预设的技术效果能否实现加以印证和鉴别。


(二)权利要求书


权利要求书最为重要的作用是界定权利保护范围的边界。提出专利申请时提交的权利要求书表达了申请人想要请求保护的范围,经审查授权的权利要求书成为专利纠纷调解和诉讼时判断是否侵权的法律性文件。然而,这并不意味着本领域技术人员不能从权利要求书中得到有助于把握发明构思,理解技术贡献的技术信息。


我国专利法实施细则规定了“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”,一份符合上述规定的独立权利要求显然有助于更上位、更具针对性地整体理解发明或实用新型的技术方案,有利于准确把握解决技术问题不可缺少的核心技术手段,理解发明对于现有技术的技术贡献所在。欧专局审查指南也强调分析专利申请时应充分考虑权利要求书、说明书和附图的内容,以确定出发明的技术问题、产生其技术方案的发明构思、权利要求技术方案的必要技术特征,以及所取得的效果。


【发明构思在创造性判断中的应用】


创造性判断中,发明构思的应用主要在于:


第一,确认发明构思有利于准确地理解发明的技术方案,并客观地辨别发明与现有技术之间的距离,对方案进行整体把握;第二,确认发明构思能够准确地进行检索,检索是很多专利案件的重中之重,在阅读专利申请文件之后,确认发明构思并反映到检索要素的制订之中,能迅速找到密切相关的对比文件;第三,确认发明构思能够准确的选取最接近现有技术,基于这样的现有技术准确的确定区别特征和实际解决的技术问题,并且进一步的准确把握现有技术是否有足够的技术启示,从而得到正确的创造性结论。


重点强调一种情形。创造性的三步法判断中,需要对发明请求保护的技术方案(权利要求)进行技术特征上的拆分,目的在于方便对于技术方案的分解评判,但这并不符合技术研发的实际思路,因为研发人员显然不会以技术特征为单位,一步一步构建发明的技术方案,他们会更多地根据技术问题寻找解决手段,这样的技术手段往往是若干技术特征的集合,并最终形成一个解决技术问题的相对完整的产品或者方法。基于此,我们在创造性评判中,不仅要基于发明构思,合理拆分技术特征,还要准确比较得到区别技术特征,更重要的是要根据发明构思合理解读这些区别技术特征,明确它们在发明整体构思中的地位和作用,避免孤立、静止、片面地看待人为拆分的技术特征,造成评判上的偏差。


下面分享一个使用发明构思进行判断的案例。


【案例分享】


专利号为02804853.9的第14900号无效宣告请求审查决定认为,不应单独判断每一区别特征是否属于本领域的公知常识,而应当根据发明的技术方案进行整体分析把握,即需要从发明构思角度进行整体评判。


本案中,涉案专利请求保护一种灯用装饰性玻璃件,包括紧固机构(2),形成为一个单独的本体以及允许直接地与一个灯座(P)连接,上述紧固机构(2)包括一个螺纹(2a),形成在该玻璃件(1)的一个表面部分(la)的内侧面,所述灯用装饰性玻璃件包括一种硼硅酸盐,从而允许希望的加工。“最接近的现有技术”公开了一种球形灯罩(相当于灯用装饰件),连接有连接腹板11(相当于紧固机构),连接腹板11上的内螺纹10(相当于一个螺纹,形成在灯用装饰件的内侧面)与灯座的外螺纹9配合。可见,区别特征在于:灯用装饰件为硼硅酸盐玻璃、紧固机构为灯用装饰件的一体部分,即区别仅体现在装饰性材料的选择以及紧固机构与装饰件的连接关系上。


如果把着眼点局限于上述区别特征,而不整体考虑发明构思的话,我们就会根据“采用玻璃作为灯用装饰件材料”、“采用硼硅酸盐作为玻璃的原料”、“紧固机构与灯罩形成一体或是彼此连接且各自独立的部件”均属于本领域的常规选择,判断发明不具备创造性。


但是,如果根据本专利申请文件的记载,本领域技术人员在充分理解发明构思之后就可以认识到,本发明涉及一种一体的玻璃灯罩(灯用装饰性玻璃件),玻璃灯罩颈部(一体的紧固机构)内侧面上形成有内螺纹,用于直接拧在灯座上,采用硼硅酸盐玻璃是为了能够容易地在玻璃灯罩上形成内螺纹。因此,在明确发明构思后,本领域技术人员不会再孤立地看待上述区别特征,而能够想到选择硼硅酸盐玻璃作为灯罩材料并将紧固机构形成为灯罩一体部分,这是一个整体的技术方案,不能拆分为多个常用手段的组合,本发明的技术方案克服了现有技术中常规认为难以在玻璃灯罩上加工内螺纹的技术偏见,从而生产一种结构简单且可直接配合于灯座的玻璃灯罩,由此有利于正确评价发明的技术贡献。

 

【结语】


前文说到,准确把握发明构思的意义非凡,发明构思的理念应当贯穿一个专利的整个生命周期,从撰写申请文件开始,到申请过程、审查过程,到无效阶段、侵权阶段,无论是准确的撰写、还是对创造性的准确把握,以及对侵权案件中权利要求的准确解释和比对,都离不开对发明构思的准确把握。足见发明构思理念的重要性。


在实际运用中,要准确的确定发明的发明构思首先需要对发明进行整体考虑,而不应该只考虑发明的技术方案等某一个方面。在进行整体考虑的过程中,需要站在本领域技术人员的角度,在对相关的背景技术有所掌握的基础上进行,从发明人创造发明的起点,对发明所解决的技术问题、具体的技术方案,所产生的技术效果等方面进行综合的客观评价,基于申请文件本身的记载综合判断确定发明相对于现有技术有所贡献的内容,进而确定发明的发明构思。


在创造性评判中,发明构思贯穿整个三步法的始终。以上案例的启示为,不仅要基于发明构思合理拆分技术特征,还要准确比较得到区别特征,更重要的是要根据发明构思合理解读这些区别技术特征,明确它们在发明整体构思中的地位和作用,避免孤立、静止、片面地看待人为拆分的技术特征,造成评判上的偏差。

 


参考文献:

国家知识产权局学术委员会2014年度专项课题“创造性相关问题研究”的课题报告


编辑:曹莉萍

【恒都时评】投石问路——特朗普“点将”触动美外商投资审查哪根神经
04-13


作者|综合法律及争议解决事业部 反垄断及国家安全审查专业组 赵彦雯


一、背景:幕僚搭台,川普唱戏


应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平于当地时间4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行会晤。中美元首会晤是两国高层间先后三轮互动的成果,“习特会”牵动全球视线。




然而,特朗普的“任性”并不会轻易狗带。


3月30日,白宫发言人表示特朗普期待与习近平主席的会晤。隔天,特朗普转身便签署了两项行政命令。一份命令要求美国商务部和美国贸易代表办公室评估美国贸易逆差的成因,更严格执行反倾销法律,防止外国企业以不公平价格在美国销售商品;另一份则计划向“不公平贸易”征收制裁性关税。美国商务部、国家贸易委员会主任负责人同时强调,这两项行政命令并非针对中国。总统发布“急令”、官员适时解释“强调”,不免让外界解读这是提前为中国准备的“礼物”。




自特朗普上任,外界对其性格、行为方式、政令褒贬不一,但不可否认的是,特朗普政府的施政已逐步表明,这个最初媒体戏谑的“推特治国”总统并不简单。其中特朗普亲点的“爱将”的作用更毋庸置疑。如前文所述,美国商务部、美国贸易代表办公室、国家贸易委员会为特朗普的贸易审查政令造势、保驾护航。那么,针对外国投资的审查,特朗普麾下内阁和白宫幕僚机构又将各司何职?新任长官又将对审查产生何种影响?


本文以美国内阁及白宫幕僚机构的人事任命为切入点,试析特朗普政府治下,美国国家安全审查存在的变数。


二、美国外国投资委员会介绍


(一)CFIUS简介


美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United),简称CFIUS,是美国审查外国企业对美国公司的投资并购案件,以及评估其对美国国家安全影响的专管部门。CFIUS由16个机构组成,包括8个行政部门及8个白宫机构。


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CFIUS由财政部主导,其他成员参与并接受任务指派,多机构协调对交易并购案件进行国家安全审查。通常情况下,CFIUS审查程序由当事人对交易自愿申报、通报启动,如果交易方无视这种“自愿”提交要求,CFIUS则有权单方面审查交易。在接收到任何一个机构递交的国家安全审查申报后,CFIUS将申报需要审查的要素发放到相关机构进行审查,最后各机构将审查/调查意见汇总,由CFIUS根据意见投票决定交易是否有损害国家安全的危险。如果CFIUS在调查的基础上认为某项并购可能损害国家安全而又不能通过消危协议解决安全问题的,则要提交总统决定。


(二)成员的角色担当


十六个成员依其部门职能分工不同,在审查程序中的角色也有区别:


CFIUS的主席由财政部部长担任,财政部是委员会的办公机构所在地。财政部长负责牵头启动,并根据需要组成CFIUS审查成员,在审查程序中起着主导和领导作用。财政部长也是CFIUS根据审查意见对外订立消危合同的主要负责人。


CFIUS投票“俱乐部”由财政部、国土安全部、商务部、国务院、司法部、能源部、美国贸易代表、科技政策办公室的部门负责人组成,这九个部门/办公室是CFIUS的常规成员。其投票直接决定CFIUS是否认定某并购投资案件危害美国国家安全。


劳工部、国家安全情报总监则是依职权参与CFIUS的日常工作,依职能视情况为CFIUS审查提供相对中立持平的情报信息和建议,不具有实质投票权。


美国管理和预算办公室、经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会,其作为白宫机构、是美国总统身边的“红人”,将就相关领域的战略决策向总统提出建议,是CFIUS中的观察员单位。


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值得注意的是,本届政府针对经济贸易新设了一个总统顾问机构——国家贸易委员会。


三、特朗普政府CFIUS雏形


(一)组阁情况[1]




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(二)CFIUS成员及审查变数


就目前提名及任命情况来看,除财政部长因主张空白对华态度尚不明确、国务卿主张缓和的国际贸易态度外,CFIUS的其他常规成员机构、协作成员观察员成员的负责人其对中国的态度均不甚柔和。国家贸易委员会是本届政府新设的总统顾问机构。机构主任彼得·纳瓦罗,是白宫高级职务中唯一一位经济学家,其对未来总统经济、国家贸易等方面的决策可能会有广泛而深远的影响。而其对华态度从所著文书可见一斑。虽然国家贸易委员会并非CFIUS成员,但鉴于特朗普对其重视程度,可能成为将来CFIUS审查及决策中不可忽视的一大变数。


综观特朗普“智囊团”,其内政外交的多位部长级别人物,多挟据美国重点行业的商贾富绅,结合新一届整体内缩的贸易政策,不难预见,未来在美国的相关行业领域的并购投资可能会遭受更严苛的审查。


不过,执政后的相关负责人态度及行事必会有所变化,或有新的变动。




从整体看,2016年中美双向投资累计已超过1700亿美元;截至2016年底,中国企业在美国累计非金融类直接投资已经将近500亿美元,遍布美国44个州,创造了近10万个就业岗位[2],中国投资给美国经济增加的活力也是“实实在在的”。从全球视角看,“中国和美国是最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体……相信,合作是中美两国唯一的正确选择,宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国[3]。相信本次习特会晤,将为中美贸易、投资发展指明方向。


[1] http://mt.sohu.com/20170122/n479316117.shtml

[2]《把握中美经贸关系需要从现实出发》,钟声,人民日报2017年3月28日02 版

[3]《握手—中美元首庄园会晤新开始》,人民日报微视频,2017年4月3日


(编辑:曹莉萍)

【业绩|资本市场】恒都为华安量成投资管理(北京)有限公司出具的私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书获得通过
10-16


恒都为华安量成投资管理(北京)有限公司出具的私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书获得通过


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恒都资本市场业绩


2017年9月12日,由北京恒都律师事务所资本市场团队为华安量成投资管理(北京)有限公司(以下简称:“华安量成”)在中国证券投资基金业协会申请法人专项变更出具的私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书通过审核。


在资本市场团队耐心而持久的共同努力下,对华安量成本次控股股东变更前后的公司基本情况,本次变更是否导致实际控制人变更情况以及本次变更可能涉及的投资者披露问题进行了全面、系统的核查,多次致电协会对其控股股东未导致实际控制人变更的情况进行说明沟通,并对法律意见书进行反复修改审核,充分发挥主观能动性,加速了该专项变更的通过速度,避免了二次反馈,为客户进一步实现争取入会的愿望争取了时间并创造了先决条件。

 

根据中国证券投资基金业协会于2016年2月5日出台的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》(中基协发〔2016〕4号),自公告发布之日起,以下情况需要出具法律意见书:


(一)新申请私募基金管理人登记机构,需通过私募基金登记备案系统提交《私募基金管理人登记法律意见书》作为必备申请材料。对于本公告发布之日前已提交申请但尚未办结登记的私募基金管理人申请机构,应按照上述要求提交《私募基金管理人登记法律意见书》。


(二)已登记且尚未备案私募基金产品的私募基金管理人,应当在首次申请备案私募基金产品之前按照上述要求补提《私募基金管理人登记法律意见书》。


(三)已登记且备案私募基金产品的私募基金管理人,中国基金业协会将视具体情形要求其补提《私募基金管理人登记法律意见书》。


(四)已登记的私募基金管理人申请变更控股股东、变更实际控制人、变更法定代表人\执行事务合伙人等重大事项或中国基金业协会审慎认定的其他重大事项的,应提交《私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书》。


根据中国证券投资基金业协会于2016年9月8日向部分私募管理人定向发布的《关于私募基金管理人近期入会相关工作安排的通知》,符合条件的私募基金管理人在申请入会时,或需自主提交《私募基金管理人登记法律意见书》,或需在缴纳入会费后接受协会委派的律师事务所、会计师事务所等专业中介服务机构的入会核查。


自上述公告或通知发出后,恒都资本市场团队从政策把握、规范运作等方面积极应对,目前已为多家私募基金管理人提供专项变更及整体登记备案/入会工作。该项业务已成为恒都标准化、高质量、高效率的业务。

 

恒都私募投资基金业务


恒都是一家以资本市场、知识产权、争议解决为核心业务的顶尖的综合性律师事务所,致力于为中外客户的境内外商业活动提供最高质量和最全方位的法律服务。私募投资基金业务是恒都资本市场事业部的核心业务之一,业务贯穿基金的募、投、管、退、清等各个方面。在过去几年中,恒都资本市场团队协助客户设立了数十只私募证券/股权投资基金,并完成了十余起基金重大投资项目及所涉及到的常法项目。恒都在私募投资基金业务领域积累的丰富执业经验,使其能够为客户提供最高质量的全产业链法律服务。恒都在私募投资基金领域提供的专业服务主要包括:


1、各类私募基金(私募证券投资基金、私募股权和创业投资基金、母基金以及其他私募投资平台等)的设立和资金募集;


2、政府引导基金、母基金及其他出资者投资于各类私募基金;


3、各类私募基金对目标公司的各种形式的投资;


4、为各类私募基金对其投资组合公司进行投资管理;


5、各类私募基金实现其投资的退出,包括整体出售、转让和赎回等;


6、募资公司在不同阶段吸收各类私募基金的投资;


7、募资公司并购、重组及境内外上市;


8、各类私募基金的清算。


编辑:曹莉萍

【专家看法】《类似商品和服务区分表》在判定商标使用中的作用
01-11


作者|蒋利玮 高级法律顾问


【摘  要】:作为申请商标指定商品或服务的依据,《类似商品和服务区分表》是区分核定商品或服务与非核定商标或服务的标准。不允许在《类似商品和服务区分表》的范围之外,重新定义和解释商品或服务,否则将彻底破坏商标申请和注册秩序,也将模糊商标专用权的界限,甚至将商标专用权与商标禁用权相等同。判定是否属于在核定的商品或服务上使用商标是区分注册商标使用与未注册商标使用的重要标准,在适用《商标法》第三十一条和第四十四条第(四)项的过程中具有重要的意义。

 

【关键词】:《类似商品和服务区分表》 商标专用权 商标禁用权 注册商标使用 未注册商标使用

 

根据我国1994年5月5日加入的《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》[i]第一条第(一)项规定,成员国采用共同的商标注册用商品和服务分类,即《尼斯分类》。《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)是国家工商行政管理总局商标局在《尼斯分类》的基础上,结合我国商品和服务使用情况制定的。《区分表》的作用在于作为商标申请时指定商标和服务的依据,统一的商品和服务分类便于商标检索、查询和行政管理,同时《区分表》也可以作为判定类似商品和服务的参考。但是,在判定类似商品和服务的过程中,《区分表》并非必须遵循的依据。


《尼斯协定》第二条第(一)项规定,在对任何特定的商标提供保护的范围方面,对成员国不具有约束力。《商标法新加坡条约》[ii]第九条第二款规定:商品或服务,不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的同一类别,而被认为互相类似;也不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的不同类别,而被认为互相不类似。


最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条、最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十五条均规定,《类似商品和服务区分表》仅作为判定类似商品或者服务的参考。《区分表》在说明中也指出:认定商品或服务是否类似,应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判定。

由于《区分表》在判定是否构成类似商品和服务时仅具有参考价值,其在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时的作用往往被忽视。甚至有观点认为在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时可以突破《区分表》的规定。笔者认为这种观点是错误的。理由如下:


1、我国《商标法》第十九条至第二十一条规定,申请商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。规定,注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《商标法实施条例》第十三条第一款规定,申请商标注册,应当按照公布的商品和服务区分表按类申请。既然《区分表》作为申请商标时指定商标或服务的依据,在核准商标注册后也应当成为界定核定商品或服务的依据。


如果超出《区分表》的范围之外重新定义和解释注册商标核定使用的商品或服务,无疑会严重破坏商标申请和注册秩序。例如《区分表》将金属门划为第6类0603类似群组,非金属门划为第19类1909类似群组,如果注册商标仅核准注册在金属门上,那就不能将非金属门也界定成为该商标核定使用商品,在非金属门上使用该商标不属于注册商标的使用,而是未注册商标的使用。


2、判定是否构成类似商品和服务与判定商标是否使用在核定的商品或服务,是两个完全不同的判断过程。前者涉及商标禁用权的范围,后者涉及商标专用权的范围。所谓商标专用权是指商标所有人使用或者许可他人使用注册商标的权利。所谓商标禁用权,是指商标所有人禁止他人使用或者仿冒其商标商标的权利。商标专用权的范围是固定的,即《商标法》第五十一条[iii]规定的以核准注册的商标和核定使用的商品为限;而禁用权的范围要大于专用权,即《商标法》第二十八条[iv]、第五十二条第(一)项[v]规定的相同或类似商品上的相同或近似商标,如果构成注册的驰名商标,则禁用权的范围扩展到《商标法》第十三条第二款规定的不相同或者不相类似商品上的复制、摹仿或者翻译商标。


在确定商标禁用权范围时,之所以可以突破《区分表》,其主要原因在于商标经过使用获得的知名度越大,商标禁用权的范围越大。而在确定商标专用权范围时,超越《类似商品和服务区分表》重新解释和定义核定使用的商品或服务,实际上是对《商标法》第五十一条、《商标法实施条例》第十三条第一款的违反,必然破坏商标申请和注册和秩序,实际上将商标专用权与商标禁用权相等同。


根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标的使用是指在核定的商品或服务上使用核准注册的商标,而除此之外,均属于未注册商标的使用,包括在核定的商品或服务上使用非核准注册商标或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标。《区分表》作为界定核定商品或服务的依据,在判定商标使用的过程中具有重要的意义。


一、《区分表》与《商标法》第三十一条的适用


《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中“已经使用并有一定影响的商标”指的是未注册商标,不包括注册商标。该规定与《商标法》第二十八条规定的区分在于:后者系对在先注册商标专用权的保护,前者则是对未注册商标和在先注册商标专用权以外的其他“在先权利”的保护,例如著作权、外观设计权、商号权等。


具体而言,对于已注册商标,无需考虑是否经过使用获得一定影响,即应当禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标;而对于未注册商标,则必须经过使用获得一定影响,才能禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标。可见《商标法》第二十八条和第三十一条分别针对注册商标与未注册商标规定了不同的保护条件,两者不应当混同。


既然《商标法》第三十一条中的“使用”系指未注册商标的使用,就应当排除在核定商品或服务上核准商标的使用。在原告浙江医药股份有限公司不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人浙江省医药保健品进出口有限责任公司关于第1265212号“ZMC”商标争议裁定案[vi]中,被告国家工商管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)认定,浙江省医药保健品进出口有限责任公司(简称医保进出口公司)提供的证据可以表明,在争议商标申请注册之前,在医药经营服务上已在先使用“ZMC”商标并有一定影响,医药经营服务以拣选、提供药品等商品为服务内容,该类服务与药品商品关系紧密,相同商标共存于该类服务和商品上容易导致消费者的混淆误认。医药公司注册争议商标的行为已构成《商标法》)第三十一条所指抢注他人在先使用并有一定影响的商标的情形。


据此,商标评审委员会裁定撤销争议商标。法院判决则认为:医保进出口公司拥有的第879753号注册商标被核定使用在进出口代理,推销(替他人)服务项目上,有效期自1996年10月7日至2006年10月6日。医保进出口公司于1997年10月26-28日在《工商时报》等多份报纸展示的商标,图样与上述注册商标一致,明确载明系进出口额最大500家企业商标展示,并注明排名和进出口总额,其中记载的主营商品应当理解为医保进出口公司进出口代理或替他人推销的商品。


医保进出口公司提交的秋交会会刊,主要内容以英文记载,系医保进出口公司参加进出口领域交易会的宣传材料。商标评审委员会认定的医药经营服务在《类似商品和服务区分表》上并无明确记载,实为替他人推销医药,已经包含在替他人推销服务中。因此,上述证据均为医保进出口公司对注册商标的使用证据,并非对未注册商标的使用证据。据此,法院以商标评审委员会认定事实不清、适用法律错误为由,撤销商标评审委员会作出的商标争议裁定。


上述案例中,商标评审委员会实质上杜撰了一个《区分表》中不存在的医药经营服务,并在此基础上认定在医药经营服务上使用商标为未注册商标的使用。法院判决则认为商标使用究竟属于注册商标使用还是未注册商标使用,应当依据《区分表》进行判断。所谓医药经营服务,已经包含在《区分表》中第35类3503类似群组的推销(替他人)服务中。


对该服务,《类似商品和服务区分表》注释为:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买;这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供。医保进出口公司在该服务上已经有第879753号注册商标,其提供的使用证据中,均为在该商标有效期内在核定服务上使用该核准商标图样的证据,因此应当认定为注册商标的使用,而并非《商标法》第三十一条中所指未注册商标的使用。


二、《区分表》与《商标法》第四十四条第(四)项的适用


《商标法》第四十四条第(四)项规定,连续三年停止使用注册商标,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。所谓注册商标的使用,依据《商标法》第五十一条的规定,是指在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标。在核定的商品或服务上使用非核准注册商标,或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标,均属于未注册商标的使用。下面试举两例以作分析:


案例1:注册商标A核定使用在《区分表》第37类3702类似群组的建筑服务上。商标所有人为证明该商标的使用提供了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片、某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告。有观点认为:上述证据足以证明该注册商标的使用。笔者持相反观点,理由如下:


1、按照《区分表》的注释,建筑是指为他人建造供人们进行生产、生活等活动的房屋或场所等永久性建筑的承包商或分包商所提供的服务,不包括为自己建造或者接受他人为自己建造。


2、根据我国《城市规划法》第三十条[vii]、第三十一条[viii]的规定,《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》均为建设单位向城市规划行政管理部门申请办理的行政许可文件。所谓建设单位并非《区分表》所指为他人提供建筑服务的承包商或分包商,相反,而是接受建筑服务的发包商,或者建设单位亦可以自行建造。而规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片和某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告,仅涉及商标所有人作为该建筑业主的身份委托他人设计以及项目完成后销售的情况,与商标所有人为他人提供建筑服务完全不符。上述证据实质上系《区分表》中第36类3602类似群组商品房销售服务的使用证据,而并非建筑服务上的使用证据。


案例2:注册商标B核定使用在《区分表》中第4类0401类似群组的工业用油及油脂、润滑剂(不包括燃料用油)上,但未核定在润滑油上。有观点认为:润滑剂是润滑油的一个上位概念,润滑剂最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品,因此,在润滑油上的使用应视为注册商标的使用。笔者持相反观点,理由上述观点明显违反《商标法》第二十一条,即注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《区分表》第4类0401类似群组列明的是工业用油及油脂、润滑油、润滑剂(不包括燃料用油)。


既然《区分表》已经明确对润滑油和润滑剂进行了区分,那么就应当认为润滑剂和润滑油不同,在润滑剂上使用商标应当视为未注册商标的使用。这种认定也有利于维护注册秩序,符合权利义务对等原则。国家工商行政管理总局商标局1996年1月15日发布的《关于执行


《商标法》中除第三十一条、第四十四条第(四)项涉及商标使用以外,还有第十一条第二款,第十四条第(二)项,第二十五条、第二十九条、第四十五条、第四十八条等多个条款涉及商标使用的判定,均应当以《区分表》作为依据。总而言之,任何商标的使用必然和某一特定的商品或服务联系起来,由于《区分表》系作为注册商标指定商品或服务的依据,因此,在界定某一特定商品或服务是否为核定或指定商品或服务时必须以《区分表》为依据,不允许在《区分表》的范围之外重新定义和解释商品和服务。


[i] 1957年6月15日签订于法国尼斯,1961年4月8日生效,此后多次修订。

[ii] 2006年3月27日签订于新加坡,2009年3月17日生效。我国虽未正式加入该条约,但已于2007年1月29日成为该条约签字国,目前等待全国人民代表大会常务委员会批准,尚未成为该条约成员国。

[iii] 《商标法》第五十一条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

[iv]《商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

[v] 《商标法》第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属侵犯注册商标专用权。

[vi] 参见北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2003号行政判决书、北京市高级人民法院(2010)高行终字第111号行政判决书。

[vii] 《城市规划法》第三十条规定,城市规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城市规划。设计任务书报请批准时,必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

[viii] 《城市规划法》第三十一条规定,在城市规划区内进行建设需要申请用地的,必须持国家批准建设项目的有关文件,向城市规划行政主管部门申请定点,由城市规划行政主管部门核定其用地位置和界限,提供规划设计条件,核发建设用地规划许可证。建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。


(校对人:曹莉萍)



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