关于恒都

恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、争议解决为核心业务的顶尖的综合性律师事务所,业务范围涉及私募股权投资与风险投资、项目融资、外商投资、资产证券化与结构融资、银行与金融、证券业务、境外投资、兼并与收购、国企改制与产权交易、互联网金融、公司综合与合规、反垄断与国家安全审查、信息保护与网络安全、破产重整与清算、保险和信托与租赁、合同与担保、房地产和建设工程与基础设施、国际贸易与仲裁、娱乐与传媒、商标、专利、著作权、技术合同纠纷、商业秘密、不正当竞争、信息网络域名与电子商务、特许经营、海事海商、航空与航天、自然资源与能源、环境和健康与安全、招投标与政府采购、行政法律事务与国家赔偿、税务与财富规划、劳动争议、消费者权益、婚姻家庭、民事侵权、医药医疗、刑事辩护等40多个专业领域,致力于为中外客户的境内外商业活动及跨国交易提供最高质量和最全方位的法律服务。

恒都动态
【恒都SHOW】2017强国知识产权论坛圆满落幕 恒都律师斩获多项大奖
06-09


6月3日至4日,2017强国知识产权论坛在北京国家会议中心顺利召开并落幕,在3日晚的颁奖晚会上,恒都创始合伙人江锋涛、恒都高级合伙人张玉瑞、二级公司制合伙人李向东均摘得大奖。

 

强国知识产权论坛是国内层次最高、规模最大、最具影响力的论坛之一,为表彰最佳弘扬先进,2017强国论坛特针对律所和律师设置了“年度最佳专利诉讼律师及律所”、“年度最佳商标诉讼律师及律所”、“年度最佳知识产权反垄断律师及律所”、“年度最佳知识产权仲裁律师及律所”等多项奖项。



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经过地方测评、行业测评、权威专家评委的评审等层层筛选,江锋涛律师被评为“年度最佳商标诉讼律师”,张玉瑞律师被评为“年度最佳反不正当及反垄断律师”,李向东律师被评为“年度最佳专利诉讼律师”。此外,江锋涛律师还被组委会评为“年度十佳知识产权律师”。



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这些荣誉都是对恒都律师工作的褒奖和认可,自成立以来,恒都凭借在所涉领域的突出表现,已获得多个社会团体、行业组织、评奖机构颁发的60余项荣誉,备受业内外普遍关注和高度赞誉。


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强国知识产权论坛已成功举办了三届,在业内获得政府领导和行业人员的一致认可。今年的强国知识产权论坛以“迈向质量与价值的最佳实践”为主题,大会设置了专利、商标、著作权、竞争反垄断、多元纠纷解决机制研讨会等议题分论坛,全国近100名官员法官学者,近100名精英律师,100余位企业代表参加了论坛并发表演讲,集中展示典型榜样对知识产权质量与价值的提升,企业创新发展的重要贡献,对于新时期我国知识产权事业全面发展具有重要意义。


编辑:曹莉萍

【恒都法研|资本市场】7月1日后买股票要提高投资者门槛还不够,基金也来凑热闹……
06-27

2017年7月1日,中国证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》即将实施,去年该办法发布时,曾引发了不小的轰动,许多“股民”惊呼不能买股票了,但其中对基金投资者的适当性限制却没有引发投资者的同等关注。

 

近日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)出台《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(以下简称“《指引》”)及相关配套文件征求意见稿,拟于今年7月1日起实施。《指引》共分为“总则、一般规定、投资者分类、基金产品或者服务风险等级划分、普通投资者与基金产品或者服务的风险匹配、自律管理、附则”七个章节。

 

从整体上讲,《指引》要求,所有基金募集机构都要按照《指引》,建立健全投资者适当性管理制度。具体来说,基金募集机构在销售基金产品或者服务过程中,应当勤勉尽责,诚实信用,深入调查分析基金管理人、基金产品或者服务及投资者信息,充分揭示基金产品或者服务风险,降低错配而导致的投资者投诉风险。

 

根据协会的规定, 基金募集机构在实施投资者适当性的过程中应做到:


1、当基金募集机构或基金销售人员的利益与投资者的利益发生冲突时,应当优先保障投资者的合法利益。

 

2、基金募集机构应当将投资者适当性管理作为内部控制的组成部分,将适当性管理贯穿于基金销售的各个业务环节,并覆盖销售的全部基金产品或者服务。

 

3、基金募集机构应当建立科学合理的方法,设置必要的标准和流程,保证适当性管理的实施。对基金管理人、基金产品或者服务和投资者的调查和评价,应当尽力做到客观准确,并作为基金销售人员向投资者推介合适基金产品或者服务的重要依据。

 

4、投资者的风险承受能力评价应当至少每两年更新一次,基金募集机构逾期再次向投资者推介基金产品或者服务时,需重新对投资者进行风险承受能力评价;基金产品或者服务的风险分级应当根据实际情况及时更新。

 

5、通过建立科学的投资者适当性管理制度与方法,确保投资者适当性管理的有效执行。

 

6、基金募集机构应当对投资者进行分类管理,对普通投资者和专业投资者实施差别适当性管理,履行差别适当性义务。


本次拟实施《指引》的一大亮点,是对普通投资者、基金产品分别按照标准进行划分,严格要求普通投资者与基金产品之间的匹配性。具体规定为,将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5五种类型;将基金产品按风险从低到高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级,普通投资者与基金产品或者服务的风险要相匹配。

 

笔者认为,本次《指引》还有一大突破,就是统一了基金行业投资者适当性制度标准。根据《指引》的规定,其适用范围包括公募基金管理人、私募基金管理人和基金销售机构(银行、券商和第三方代销机构)。长久以来,包括投资者适当性在内的诸多安排,公募基金和私募基金都存在交叉,但少有文件将两者适用于同一标准且规范的如此详细。这次虽然也只是指引类文件,但不得不为协会点赞。

 

附《指引》核心条款:


第七条【管理制度】

 

基金募集机构建立适当性管理制度,应当至少包括以下内容:

 

(一)对基金管理人进行审慎调查的方式和方法;

 

(二)对基金产品或者服务的风险等级进行设置、对基金产品或者服务进行风险评价的方式或方法;

 

(三)对投资者进行分类的方法和程序、投资者转化的方法和程序;

 

(四)对普通投资者风险承受能力进行调查和评价的方式和方法;

 

(五)对基金产品或者服务和投资者进行匹配的方法;

 

(六)投资者适当性管理的保障措施和风控制度。

 

第八条【审慎调查】

 

基金募集机构选择销售基金产品或者服务,应当对基金管理人进行审慎调查并做出评价,了解基金管理人的诚信状况、经营管理能力、投资管理能力和内部控制情况,并可将调查结果作为是否销售该基金管理人产品或者服务、是否向投资者推介该基金管理人的重要依据。

 

基金管理人在选择基金募集机构时,为确保适当性的贯彻实施,应当对基金募集机构进行审慎调查,了解基金募集机构的内部控制情况、信息管理平台建设、账户管理制度、销售人员能力和持续营销能力,并可将调查结果作为选择基金募集机构的重要依据。

 

第十二条【回访】

 

基金募集机构应当建立健全普通投资者回访制度,对购买基金产品或者服务的普通投资者定期抽取一定比例进行回访,对持有高风险等级基金产品或者服务的普通投资者应当增加回访比例和频次。

 

基金募集机构应当对回访时发现的异常情况进行持续跟踪,对异常情况进行核实,存在风险隐患的应当及时排查,并定期整理总结,以完善投资者适当性制度。

 

第十五条【自查】

 

基金募集机构应当至少每半年开展一次投资者适当性管理自查。自查可以采取现场、非现场及暗访相结合的方式进行,并应当形成自查报告留存。

 

自查内容应当包括但不限于投资者适当性管理制度建设及落实情况,人员考核及培训情况,投资者投诉处理情况,发现业务风险及时整改情况,以及其他需要报告的事项。

 

第十六条【留痕】

 

基金募集机构通过营业网点等现场方式执行普通投资者申请成为专业投资者,向普通投资者销售高风险产品或者服务,调整投资者分类、基金产品或者服务分级以及适当性匹配意见,向普通投资者销售基金产品或者服务前对其进行风险提示的环节应当录音或者录像;通过互联网等非现场方式执行的,基金募集机构应当完善信息管理平台留痕功能,记录投资者确认信息。

 

第二十六条【对普通投资者细化分类管理的具体标准】

 

专业投资者之外的,符合法律、法规要求,可以从事基金交易活动的投资者为普通投资者。

 

基金募集机构应当按照风险承受能力,将普通投资者由低到高至少分为 C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5五种类型。

 

基金募集机构应当通过适当的方式将分类方法、标准、程序等信息公示。

 

第四十一条【审慎划分因素】

 

基金产品或者服务存在下列因素的,应当审慎评估其风险等级:

 

(一)基金产品或者服务合同表述复杂,存在免责条款、结构性安排、投资标的具有衍生品性质等导致普通投资者难以理解的;

 

(二)基金产品或者服务规模过大,影响面广,可能触发巨额赎回,易引发群体事件的;

 

(三)基金产品或者服务不存在公开交易市场,或因参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的;

 

(四)基金产品或者服务的投资标的流动性差、存在非标准资产投资导致不易估值的;

 

(五)基金产品或者服务投资杠杆达到相关要求上限、投资单一标的集中度过高的;

 

(六)基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查的;

 

(七)发生重大关联交易事项的;

 

(八)影响投资者利益的其他重大事项;

 

(九)协会认定的高风险基金产品或者服务。

 

第四十六条【禁止行为】

 

基金募集机构向投资者销售基金产品或者服务时,禁止出现以下行为:

 

(一)向不符合准入要求的投资者销售基金产品或者服务;

 

(二)向投资者就不确定的事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的判断;

 

(三)向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的基金产品或者服务;

 

(四)向普通投资者主动推介不符合其投资目标的基金产品或者服务;

 

(五)向风险承受能力最低类别的普通投资者销售风险等级高于其风险承受能力的基金产品或者服务;

 

(六)其他违背适当性要求,损害投资者合法权益的行为。

 

第四十八条【销售高风险等级产品】

 

基金募集机构在向普通投资者销售高风险等级的基金产品或者服务时,应向其完整揭示以下事项:

 

(一)基金产品或者服务的详细信息、重点特性和风险;

 

(二)基金产品或者服务的主要费用、费率及重要权利、信息披露内容、方式及频率;

 

(三)普通投资者的相关权利,例如投资冷静期和回访确认等程序性安排;

 

(四)普通投资者可能承担的损失;

 

(五)普通投资者投诉方式及纠纷解决安排。


编辑:曹莉萍

【恒都时评】投石问路——特朗普“点将”触动美外商投资审查哪根神经
04-13


作者|综合法律及争议解决事业部 反垄断及国家安全审查专业组 赵彦雯


一、背景:幕僚搭台,川普唱戏


应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平于当地时间4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行会晤。中美元首会晤是两国高层间先后三轮互动的成果,“习特会”牵动全球视线。




然而,特朗普的“任性”并不会轻易狗带。


3月30日,白宫发言人表示特朗普期待与习近平主席的会晤。隔天,特朗普转身便签署了两项行政命令。一份命令要求美国商务部和美国贸易代表办公室评估美国贸易逆差的成因,更严格执行反倾销法律,防止外国企业以不公平价格在美国销售商品;另一份则计划向“不公平贸易”征收制裁性关税。美国商务部、国家贸易委员会主任负责人同时强调,这两项行政命令并非针对中国。总统发布“急令”、官员适时解释“强调”,不免让外界解读这是提前为中国准备的“礼物”。




自特朗普上任,外界对其性格、行为方式、政令褒贬不一,但不可否认的是,特朗普政府的施政已逐步表明,这个最初媒体戏谑的“推特治国”总统并不简单。其中特朗普亲点的“爱将”的作用更毋庸置疑。如前文所述,美国商务部、美国贸易代表办公室、国家贸易委员会为特朗普的贸易审查政令造势、保驾护航。那么,针对外国投资的审查,特朗普麾下内阁和白宫幕僚机构又将各司何职?新任长官又将对审查产生何种影响?


本文以美国内阁及白宫幕僚机构的人事任命为切入点,试析特朗普政府治下,美国国家安全审查存在的变数。


二、美国外国投资委员会介绍


(一)CFIUS简介


美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United),简称CFIUS,是美国审查外国企业对美国公司的投资并购案件,以及评估其对美国国家安全影响的专管部门。CFIUS由16个机构组成,包括8个行政部门及8个白宫机构。


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CFIUS由财政部主导,其他成员参与并接受任务指派,多机构协调对交易并购案件进行国家安全审查。通常情况下,CFIUS审查程序由当事人对交易自愿申报、通报启动,如果交易方无视这种“自愿”提交要求,CFIUS则有权单方面审查交易。在接收到任何一个机构递交的国家安全审查申报后,CFIUS将申报需要审查的要素发放到相关机构进行审查,最后各机构将审查/调查意见汇总,由CFIUS根据意见投票决定交易是否有损害国家安全的危险。如果CFIUS在调查的基础上认为某项并购可能损害国家安全而又不能通过消危协议解决安全问题的,则要提交总统决定。


(二)成员的角色担当


十六个成员依其部门职能分工不同,在审查程序中的角色也有区别:


CFIUS的主席由财政部部长担任,财政部是委员会的办公机构所在地。财政部长负责牵头启动,并根据需要组成CFIUS审查成员,在审查程序中起着主导和领导作用。财政部长也是CFIUS根据审查意见对外订立消危合同的主要负责人。


CFIUS投票“俱乐部”由财政部、国土安全部、商务部、国务院、司法部、能源部、美国贸易代表、科技政策办公室的部门负责人组成,这九个部门/办公室是CFIUS的常规成员。其投票直接决定CFIUS是否认定某并购投资案件危害美国国家安全。


劳工部、国家安全情报总监则是依职权参与CFIUS的日常工作,依职能视情况为CFIUS审查提供相对中立持平的情报信息和建议,不具有实质投票权。


美国管理和预算办公室、经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会,其作为白宫机构、是美国总统身边的“红人”,将就相关领域的战略决策向总统提出建议,是CFIUS中的观察员单位。


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值得注意的是,本届政府针对经济贸易新设了一个总统顾问机构——国家贸易委员会。


三、特朗普政府CFIUS雏形


(一)组阁情况[1]




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(二)CFIUS成员及审查变数


就目前提名及任命情况来看,除财政部长因主张空白对华态度尚不明确、国务卿主张缓和的国际贸易态度外,CFIUS的其他常规成员机构、协作成员观察员成员的负责人其对中国的态度均不甚柔和。国家贸易委员会是本届政府新设的总统顾问机构。机构主任彼得·纳瓦罗,是白宫高级职务中唯一一位经济学家,其对未来总统经济、国家贸易等方面的决策可能会有广泛而深远的影响。而其对华态度从所著文书可见一斑。虽然国家贸易委员会并非CFIUS成员,但鉴于特朗普对其重视程度,可能成为将来CFIUS审查及决策中不可忽视的一大变数。


综观特朗普“智囊团”,其内政外交的多位部长级别人物,多挟据美国重点行业的商贾富绅,结合新一届整体内缩的贸易政策,不难预见,未来在美国的相关行业领域的并购投资可能会遭受更严苛的审查。


不过,执政后的相关负责人态度及行事必会有所变化,或有新的变动。




从整体看,2016年中美双向投资累计已超过1700亿美元;截至2016年底,中国企业在美国累计非金融类直接投资已经将近500亿美元,遍布美国44个州,创造了近10万个就业岗位[2],中国投资给美国经济增加的活力也是“实实在在的”。从全球视角看,“中国和美国是最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体……相信,合作是中美两国唯一的正确选择,宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国[3]。相信本次习特会晤,将为中美贸易、投资发展指明方向。


[1] http://mt.sohu.com/20170122/n479316117.shtml

[2]《把握中美经贸关系需要从现实出发》,钟声,人民日报2017年3月28日02 版

[3]《握手—中美元首庄园会晤新开始》,人民日报微视频,2017年4月3日


(编辑:曹莉萍)

“微信”商标诉讼最新进展:系列诉讼均被驳回或中止
06-27


说到“微信支付”,大家的第一反应估计都是,这是腾讯旗下的产品,商标理应归腾讯公司所有。然而,自称拥有“微信”商标注册权的北京中欣银宝通支付服务有限公司(以下简称银宝通公司)在全国提出一连串诉讼,状告使用微信支付业务的多家商家侵犯其注册商标权。最新的进展是,这些诉讼或者是被裁定驳回起诉,或者中止诉讼。

 

银宝通公司称,20117月,其参股公司中欣安泰投资发展集团有限公司向国家工商总局商标局提出在《商标注册分类表》中的第36类金融服务方面申请注册“微信”商标。商标在20129月注册完成,注册号为第9744522微信注册商标证。

 

2016年底,银宝通公司以多家企业使用“微信支付”涉嫌构成商标侵权为由,分别起诉了上海肯德基有限公司、北京趣拿信息技术有限公司、苏果超市有限公司、杭州屈臣氏个人用品商店有限公司、广州百佳超级市场有限公司等多家企业。其要求法院责令上述被告立即停止以任何方式使用“微信”商标提供收付款方面的金融服务,判令被告赔偿原告经济损失。

 

针对此事,腾讯方面做出回应:微信支付业务合法合规,深受商家和广大用户的喜爱,腾讯将密切关注事件进展;经查询,银通宝原告提到的微信商标,已经在国家商标局的法律程序中被撤销,目前该撤销程序仍在复审中。

 

近日,南京铁路运输法院就银宝通公司诉苏果超市有限公司案作出裁定,驳回原告起诉。该院认为,涉案注册商标于2016722日被国家工商总局商标局决定撤销。虽然在规定期限内涉案商标注册人向商标评审委员会申请复审,该撤销决定尚未最终生效,但该撤销决定足以导致原先的权利基础明显不稳定。商标注册人应待其权利稳定后,再行诉讼维权。此外,商标的识别功能是通过商标使用而产生,并随着商标使用的时间、范围、频率等逐步强化。但是依据现有证据,原先在核定服务项目中有效使用涉案注册商标的证据并不充分。

 

银宝通公司诉北京趣拿信息技术有限公司案日前也有了结果,北京市海淀区人民法院认为,涉案商标现处于撤销复审程序中,其复审结果对该案的审理具有实质性影响,在其未审结的情况下,依法应中止诉讼。


编辑:曹莉萍

【专家看法】《类似商品和服务区分表》在判定商标使用中的作用
01-11


作者|蒋利玮 高级法律顾问


【摘  要】:作为申请商标指定商品或服务的依据,《类似商品和服务区分表》是区分核定商品或服务与非核定商标或服务的标准。不允许在《类似商品和服务区分表》的范围之外,重新定义和解释商品或服务,否则将彻底破坏商标申请和注册秩序,也将模糊商标专用权的界限,甚至将商标专用权与商标禁用权相等同。判定是否属于在核定的商品或服务上使用商标是区分注册商标使用与未注册商标使用的重要标准,在适用《商标法》第三十一条和第四十四条第(四)项的过程中具有重要的意义。

 

【关键词】:《类似商品和服务区分表》 商标专用权 商标禁用权 注册商标使用 未注册商标使用

 

根据我国1994年5月5日加入的《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》[i]第一条第(一)项规定,成员国采用共同的商标注册用商品和服务分类,即《尼斯分类》。《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)是国家工商行政管理总局商标局在《尼斯分类》的基础上,结合我国商品和服务使用情况制定的。《区分表》的作用在于作为商标申请时指定商标和服务的依据,统一的商品和服务分类便于商标检索、查询和行政管理,同时《区分表》也可以作为判定类似商品和服务的参考。但是,在判定类似商品和服务的过程中,《区分表》并非必须遵循的依据。


《尼斯协定》第二条第(一)项规定,在对任何特定的商标提供保护的范围方面,对成员国不具有约束力。《商标法新加坡条约》[ii]第九条第二款规定:商品或服务,不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的同一类别,而被认为互相类似;也不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的不同类别,而被认为互相不类似。


最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条、最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十五条均规定,《类似商品和服务区分表》仅作为判定类似商品或者服务的参考。《区分表》在说明中也指出:认定商品或服务是否类似,应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判定。

由于《区分表》在判定是否构成类似商品和服务时仅具有参考价值,其在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时的作用往往被忽视。甚至有观点认为在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时可以突破《区分表》的规定。笔者认为这种观点是错误的。理由如下:


1、我国《商标法》第十九条至第二十一条规定,申请商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。规定,注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《商标法实施条例》第十三条第一款规定,申请商标注册,应当按照公布的商品和服务区分表按类申请。既然《区分表》作为申请商标时指定商标或服务的依据,在核准商标注册后也应当成为界定核定商品或服务的依据。


如果超出《区分表》的范围之外重新定义和解释注册商标核定使用的商品或服务,无疑会严重破坏商标申请和注册秩序。例如《区分表》将金属门划为第6类0603类似群组,非金属门划为第19类1909类似群组,如果注册商标仅核准注册在金属门上,那就不能将非金属门也界定成为该商标核定使用商品,在非金属门上使用该商标不属于注册商标的使用,而是未注册商标的使用。


2、判定是否构成类似商品和服务与判定商标是否使用在核定的商品或服务,是两个完全不同的判断过程。前者涉及商标禁用权的范围,后者涉及商标专用权的范围。所谓商标专用权是指商标所有人使用或者许可他人使用注册商标的权利。所谓商标禁用权,是指商标所有人禁止他人使用或者仿冒其商标商标的权利。商标专用权的范围是固定的,即《商标法》第五十一条[iii]规定的以核准注册的商标和核定使用的商品为限;而禁用权的范围要大于专用权,即《商标法》第二十八条[iv]、第五十二条第(一)项[v]规定的相同或类似商品上的相同或近似商标,如果构成注册的驰名商标,则禁用权的范围扩展到《商标法》第十三条第二款规定的不相同或者不相类似商品上的复制、摹仿或者翻译商标。


在确定商标禁用权范围时,之所以可以突破《区分表》,其主要原因在于商标经过使用获得的知名度越大,商标禁用权的范围越大。而在确定商标专用权范围时,超越《类似商品和服务区分表》重新解释和定义核定使用的商品或服务,实际上是对《商标法》第五十一条、《商标法实施条例》第十三条第一款的违反,必然破坏商标申请和注册和秩序,实际上将商标专用权与商标禁用权相等同。


根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标的使用是指在核定的商品或服务上使用核准注册的商标,而除此之外,均属于未注册商标的使用,包括在核定的商品或服务上使用非核准注册商标或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标。《区分表》作为界定核定商品或服务的依据,在判定商标使用的过程中具有重要的意义。


一、《区分表》与《商标法》第三十一条的适用


《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中“已经使用并有一定影响的商标”指的是未注册商标,不包括注册商标。该规定与《商标法》第二十八条规定的区分在于:后者系对在先注册商标专用权的保护,前者则是对未注册商标和在先注册商标专用权以外的其他“在先权利”的保护,例如著作权、外观设计权、商号权等。


具体而言,对于已注册商标,无需考虑是否经过使用获得一定影响,即应当禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标;而对于未注册商标,则必须经过使用获得一定影响,才能禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标。可见《商标法》第二十八条和第三十一条分别针对注册商标与未注册商标规定了不同的保护条件,两者不应当混同。


既然《商标法》第三十一条中的“使用”系指未注册商标的使用,就应当排除在核定商品或服务上核准商标的使用。在原告浙江医药股份有限公司不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人浙江省医药保健品进出口有限责任公司关于第1265212号“ZMC”商标争议裁定案[vi]中,被告国家工商管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)认定,浙江省医药保健品进出口有限责任公司(简称医保进出口公司)提供的证据可以表明,在争议商标申请注册之前,在医药经营服务上已在先使用“ZMC”商标并有一定影响,医药经营服务以拣选、提供药品等商品为服务内容,该类服务与药品商品关系紧密,相同商标共存于该类服务和商品上容易导致消费者的混淆误认。医药公司注册争议商标的行为已构成《商标法》)第三十一条所指抢注他人在先使用并有一定影响的商标的情形。


据此,商标评审委员会裁定撤销争议商标。法院判决则认为:医保进出口公司拥有的第879753号注册商标被核定使用在进出口代理,推销(替他人)服务项目上,有效期自1996年10月7日至2006年10月6日。医保进出口公司于1997年10月26-28日在《工商时报》等多份报纸展示的商标,图样与上述注册商标一致,明确载明系进出口额最大500家企业商标展示,并注明排名和进出口总额,其中记载的主营商品应当理解为医保进出口公司进出口代理或替他人推销的商品。


医保进出口公司提交的秋交会会刊,主要内容以英文记载,系医保进出口公司参加进出口领域交易会的宣传材料。商标评审委员会认定的医药经营服务在《类似商品和服务区分表》上并无明确记载,实为替他人推销医药,已经包含在替他人推销服务中。因此,上述证据均为医保进出口公司对注册商标的使用证据,并非对未注册商标的使用证据。据此,法院以商标评审委员会认定事实不清、适用法律错误为由,撤销商标评审委员会作出的商标争议裁定。


上述案例中,商标评审委员会实质上杜撰了一个《区分表》中不存在的医药经营服务,并在此基础上认定在医药经营服务上使用商标为未注册商标的使用。法院判决则认为商标使用究竟属于注册商标使用还是未注册商标使用,应当依据《区分表》进行判断。所谓医药经营服务,已经包含在《区分表》中第35类3503类似群组的推销(替他人)服务中。


对该服务,《类似商品和服务区分表》注释为:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买;这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供。医保进出口公司在该服务上已经有第879753号注册商标,其提供的使用证据中,均为在该商标有效期内在核定服务上使用该核准商标图样的证据,因此应当认定为注册商标的使用,而并非《商标法》第三十一条中所指未注册商标的使用。


二、《区分表》与《商标法》第四十四条第(四)项的适用


《商标法》第四十四条第(四)项规定,连续三年停止使用注册商标,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。所谓注册商标的使用,依据《商标法》第五十一条的规定,是指在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标。在核定的商品或服务上使用非核准注册商标,或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标,均属于未注册商标的使用。下面试举两例以作分析:


案例1:注册商标A核定使用在《区分表》第37类3702类似群组的建筑服务上。商标所有人为证明该商标的使用提供了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片、某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告。有观点认为:上述证据足以证明该注册商标的使用。笔者持相反观点,理由如下:


1、按照《区分表》的注释,建筑是指为他人建造供人们进行生产、生活等活动的房屋或场所等永久性建筑的承包商或分包商所提供的服务,不包括为自己建造或者接受他人为自己建造。


2、根据我国《城市规划法》第三十条[vii]、第三十一条[viii]的规定,《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》均为建设单位向城市规划行政管理部门申请办理的行政许可文件。所谓建设单位并非《区分表》所指为他人提供建筑服务的承包商或分包商,相反,而是接受建筑服务的发包商,或者建设单位亦可以自行建造。而规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片和某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告,仅涉及商标所有人作为该建筑业主的身份委托他人设计以及项目完成后销售的情况,与商标所有人为他人提供建筑服务完全不符。上述证据实质上系《区分表》中第36类3602类似群组商品房销售服务的使用证据,而并非建筑服务上的使用证据。


案例2:注册商标B核定使用在《区分表》中第4类0401类似群组的工业用油及油脂、润滑剂(不包括燃料用油)上,但未核定在润滑油上。有观点认为:润滑剂是润滑油的一个上位概念,润滑剂最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品,因此,在润滑油上的使用应视为注册商标的使用。笔者持相反观点,理由上述观点明显违反《商标法》第二十一条,即注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《区分表》第4类0401类似群组列明的是工业用油及油脂、润滑油、润滑剂(不包括燃料用油)。


既然《区分表》已经明确对润滑油和润滑剂进行了区分,那么就应当认为润滑剂和润滑油不同,在润滑剂上使用商标应当视为未注册商标的使用。这种认定也有利于维护注册秩序,符合权利义务对等原则。国家工商行政管理总局商标局1996年1月15日发布的《关于执行


《商标法》中除第三十一条、第四十四条第(四)项涉及商标使用以外,还有第十一条第二款,第十四条第(二)项,第二十五条、第二十九条、第四十五条、第四十八条等多个条款涉及商标使用的判定,均应当以《区分表》作为依据。总而言之,任何商标的使用必然和某一特定的商品或服务联系起来,由于《区分表》系作为注册商标指定商品或服务的依据,因此,在界定某一特定商品或服务是否为核定或指定商品或服务时必须以《区分表》为依据,不允许在《区分表》的范围之外重新定义和解释商品和服务。


[i] 1957年6月15日签订于法国尼斯,1961年4月8日生效,此后多次修订。

[ii] 2006年3月27日签订于新加坡,2009年3月17日生效。我国虽未正式加入该条约,但已于2007年1月29日成为该条约签字国,目前等待全国人民代表大会常务委员会批准,尚未成为该条约成员国。

[iii] 《商标法》第五十一条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

[iv]《商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

[v] 《商标法》第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属侵犯注册商标专用权。

[vi] 参见北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2003号行政判决书、北京市高级人民法院(2010)高行终字第111号行政判决书。

[vii] 《城市规划法》第三十条规定,城市规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城市规划。设计任务书报请批准时,必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

[viii] 《城市规划法》第三十一条规定,在城市规划区内进行建设需要申请用地的,必须持国家批准建设项目的有关文件,向城市规划行政主管部门申请定点,由城市规划行政主管部门核定其用地位置和界限,提供规划设计条件,核发建设用地规划许可证。建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。


(校对人:曹莉萍)



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(校对人:曹莉萍)





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