关于恒都

恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、争议解决为核心业务的顶尖的综合性律师事务所,业务范围涉及私募股权投资与风险投资、项目融资、外商投资、资产证券化与结构融资、银行与金融、证券业务、境外投资、兼并与收购、国企改制与产权交易、互联网金融、公司综合与合规、反垄断与国家安全审查、信息保护与网络安全、破产重整与清算、保险和信托与租赁、合同与担保、房地产和建设工程与基础设施、国际贸易与仲裁、娱乐与传媒、商标、专利、著作权、技术合同纠纷、商业秘密、不正当竞争、信息网络域名与电子商务、特许经营、海事海商、航空与航天、自然资源与能源、环境和健康与安全、招投标与政府采购、行政法律事务与国家赔偿、税务与财富规划、劳动争议、消费者权益、婚姻家庭、民事侵权、医药医疗、刑事辩护等40多个专业领域,致力于为中外客户的境内外商业活动及跨国交易提供最高质量和最全方位的法律服务。

恒都动态
【恒都SHOW】六月的海风,和着恒都人轻快而奋进的步伐——那是我们关于北戴河的记忆
07-10


炎炎夏日,如期而至。

 

恒都团队也迎来盛夏的一次小休憩。

 

在刚刚接收到来自美的集团5000万标的额的案件委托之后,恒都团队踏上夏日旅程,只为短暂的小憩之后,更加全力以赴的投入工作,以回馈客户的每一份信任。

 

从恒都北京总部出发,度过约4个小时的车程,团队在一片欢声笑语中到达美丽的秦皇岛北戴河海滨。



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北戴河因美丽的沙滩和凉爽的气候,被称为中国最著名的避暑、疗养胜地,评为国家级森林城市、世界著名观鸟圣地。不管是走在松软干净的小径上,游览鸽子窝公园的山色海景,或是畅游在舒适的海水浴场,享受渔岛各式的休闲设施,还是与同伴们聚在月色下篝火边,欢度碧螺塔上又一个对酒当歌的夜晚……这些都让恒都的同事们有了难得的放松,也卸下连日奋斗留下的疲倦。


回首2017年的上半年,忙碌有序而又硕果累累,恒都取得了多项傲人成绩,不仅在传统王牌业务——知识产权领域斩获一批新的荣誉奖项,如2017钱伯斯“受认可律所”、知产力“年度卓越团队”大奖、知产案件代理占比排行榜TOP1、2017LEGALBAND知产领域“中国顶级律所”等,而且在蓬勃发展的资本市场、争议解决领域亦是全面开花、节节攀升,如代理某银行涉案标的高达5亿的海事纠纷再审案件,为多家基金管理公司出具法律意见书审核通过,与金佰利公司等知名企业建立常法服务合作关系等。这一项项卓越的业绩都来自于每一位恒都人的不懈努力和他们的真诚服务。

 

恒都自2010年12月10日成立以来,历经多年发展,一直秉承“客户至上、团队合作、创新精神”的事务所文化,始终以客户的需求为第一位,凭借“一流的管理能力、一流的专业能力、一流的市场能力”三大核心竞争力,以资本市场、知识产权、争议解决为主导方向,以综合法律服务为后盾,致力于为中外客户的境内外商业活动提供最高质量和全方位的法律服务。

 

海风的声音还在耳畔,海鲜的味道还在味蕾,而恒都人已经再次全身心的投入工作——为恒都的骄傲,为客户的满意。

 

下附部分照片分享:


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 编辑:曹莉萍

【恒都法研】做好以下几点,不当“背锅侠”——电商平台在网络售假问题中的责任初探
08-15

一、引言


现如今,网购已经成为了人们生活中必不可少的一部分,通过网络,足不出户就可以买到需要的产品,免受了不少身体上的劳累,但随之而来的种种问题,却让广大消费者心累。在网络中,消费者不能直接接触到产品,对于产品的真伪、外观、质量只能信赖卖家的描述。但并非所有的卖家都讲良心,也不是所有的卖家卖出的产品都如“卖家秀”那样物廉价美,货真价实,以往在线下存在的制假售假等问题也必然会延伸到线上。


据中国电子商务投诉与维权公共服务平台检测数据显示,2016年网络购物投诉占全部投诉的52.75%,在这中间“网络售假”被投诉问题占比5.48%。[1]网络售假涉及到消费者、网络卖家以及电商平台[2]三个主体,站在消费者维权的角度,网络卖家和电商平台方对于此行为都似乎应当负责任,在这中间,电商平台应该履行的义务以及承担的责任有哪些,是一个值得深究的问题。


二、电商平台在网络售假中的责任梳理


(一)“避风港”原则与“通知-删除”义务


“避风港”原则借用自版权保护领域中的概念,根据1998年美国制定的《数字千年版权法案》(DMCA法案),其含义是“网络服务提供者使用信息定位工具,在其能够证明自己并无恶意,并且及时删除侵权链接或者内容的情况下,网络服务提供者不承担赔偿责任”。[3]在我国,“避风港”规则主要体现在《侵权责任法》第36条。


《侵权责任法》(全国人大常委会  2010年7月1日施行)


第三十六条   网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。


网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。


网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。


根据此条款,电商平台要根据避风港原则进行抗辩,需满足两个条件:1.电商平台没有恶意,不明知也不应知;2. 电商平台收到被侵权人发出的通知后,应及时采取必要措施如“删除、屏蔽、断开链接”防止损害扩大。


也就是说,电商平台并不当然的因为网络卖家的侵权行为而承担责任。如果其根本不明知也不应知侵权行为的发生或知道后采取了必要的措施,就可以避免卷入纠纷当中。


但是,要真正满足“避风港原则”适用的条件,还应注意对于“明知”或“应知”的判断标准以及“必要措施”的认定。


1.“明知”或“应知”的判断


在什么样的情况下属于“明知”或“应知”呢,北京市高院发布的《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第26条对此有详细的规定:


平台服务商“知道”网络卖家利用其网络服务实施侵害商标权行为,包括“明知”和“应知”。


认定平台服务商知道网络卖家利用网络服务侵害他人商标权,可以综合考虑以下因素:

(1)被控侵权交易信息位于网站首页、栏目首页或者其他明显可见位置;


(2)平台服务商主动对被控侵权交易信息进行了编辑、选择、整理、排名、推荐或者修改等;


(3)权利人的通知足以使平台服务商知道被控侵权交易信息或者交易行为通过其网络服务进行传播或者实施;


(4)平台服务商针对相同网络卖家就同一权利的重复侵权行为未采取相应的合理措施;


(5)被控侵权交易信息中存在网络卖家的侵权自认;


(6)以明显不合理的价格出售或者提供知名商品或者服务;


(7)平台服务商从被控侵权交易信息的网络传播或者被控侵权交易行为中直接获得经济利益;


(8)平台服务商知道被控侵权交易信息或者交易行为侵害他人商标权的其他因素。


在现实案例中,法院一般会首先考察权利人是否存在向电商平台投诉的行为:


【案例一】


“因三六一度公司确认就被控侵权行为并未向淘宝公司投诉,而陈满伟发布在淘宝网上的涉诉信息也不存在明显违法或侵权的情形,故淘宝公司不存在明知或应知侵权行为存在而不及时采取措施的情形,因此,淘宝公司不构成帮助侵权。”——三六一度(福建)体育用品有限公司与浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷


案号:(2016)浙0110民初16246号


审理法院:杭州市余杭区人民法院


【案例二】


“因佛山和成公司发布在淘宝网上的涉诉信息不存在明显违法或侵权的情形,和成公司诉前未就涉案被控侵权行为向淘宝公司发起投诉,亦未举证证明淘宝公司存在明知或应知侵权行为存在而不及时采取措施的情形,因此,和成公司关于淘宝公司构成帮助侵权的主张,理由不能成立,本院不予支持。”——和成(中国)有限公司与佛山市和成厨卫有限公司、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷


案号:(2016)浙0110民初13819号


审理法院:杭州市余杭区人民法院

 

2.“必要措施”的认定


即使电商平台采取了“删除、屏蔽、断开链接”的措施,是不是就代表着可以高枕无忧了呢?答案是否定的。


在衣念(上海)时装贸易有限公司诉浙江淘宝网络有限公司、杜国发侵害商标权纠纷上诉案中,淘宝在接到权利人的7次有效投诉后,删除了侵权商品信息,但也没有因此免除责任。一审法院认为“网络服务提供者接到通知后及时删除侵权信息是其免于承担赔偿责任的条件之一,但并非是充分条件。”


网络服务提供者删除信息后,如果网络用户仍然利用其提供的网络服务继续实施侵权行为,网络服务提供者则应当进一步采取必要的措施以制止继续侵权。哪些措施属于必要的措施,应当根据网络服务的类型、技术可行性、成本、侵权情节等因素确定。淘宝网明知杜国发存在侵权行为,“依然为杜国发提供网络服务,此是对杜国发继续实施侵权行为的放任、纵容。其故意为杜国发销售侵权商品提供便利条件,构成帮助侵权,具有主观过错,应承担连带赔偿责任。”二审法院也支持了一审法院的观点。


可见,“必要措施”不仅仅是“通知-删除”,还要确保能够阻止侵权行为的重复发生,否则将构成主观过错从而承担责任。对此,前述《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》也有明确的规定,此文件中第23条第2款规定“必要措施是否及时、合理、适当,应当根据网络服务的性质、通知的形式和内容、侵害商标权的情节、技术条件等因素综合判断。


在采取必要措施后,电商平台还负有通知被采取措施的网络卖家以及处理网络卖家发送的反通知的义务。


《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》(北京市高级人民法院  2016年4月13日)


24、平台服务商在采取必要措施后,应当在合理期限内将采取措施的情况明确告知网络卖家。超过合理期限,且平台服务商存在过错,导致网络卖家产生损失的,应当承担赔偿责任。


《北京市高级人民法院关于审理电子商务侵害知识产权纠纷案件若干问题的解答》(北京市高级人民法院  2012年12月28日)


15. 电子商务平台经营者应当如何处理反通知?


电子商务平台经营者收到网络卖家发送的反通知后,应当将网络卖家的反通知转送给权利人,并告知权利人在合理期限内对侵权是否成立进行确认。


权利人在合理期限内撤回本次通知,或者未对侵权是否成立进行确认的,电子商务平台经营者应当及时取消必要措施,恢复被删除的内容或者恢复被屏蔽、被断开的链接。


权利人在合理期限内确认侵权成立,且网络卖家提供的证据不能充分证明电子商务平台经营者采取的措施是错误的,电子商务平台经营者不必取消所采取的措施。


(二)信息披露义务


 根据《消费者权益保护法》等一系列法律文件,网络交易平台还需向消费者披露销售者或服务者的信息。


《消费者权益保护法(2013修正)》(全国人民代表大会 2014年3月15日施行)


第四十四条  消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿;网络交易平台提供者作出更有利于消费者的承诺的,应当履行承诺。网络交易平台提供者赔偿后,有权向销售者或者服务者追偿。


网络交易平台提供者明知或者应知销售者或者服务者利用其平台侵害消费者合法权益,未采取必要措施的,依法与该销售者或者服务者承担连带责任。


在这里,网络交易平台提供者提供的信息必须要是真实有效的,否则会有承担责任的风险。在王樯诉浙江省淘宝有限责任公司买卖合同纠纷一案中,一审法院就以淘宝公司提供的信息不真实亦非经营地点,造成了原告的维权障碍为由,判决淘宝公司承担责任[4],此案的二审判决支持一审法院的意见,二审法院认为“在消费纠纷发生时,购买者最终要实现的权利并不仅仅是胜诉权,而是获得赔偿的权利,《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条第一款的立法目的,也正是要求网络交易平台能够协助消费者及时找到网店的销售者或服务者,使消费者能够向直接责任人请求赔偿并获得赔偿,因此特别强调了‘有效联系方式’”。[5]


(三)事前审查的义务


在侵权行为发生时要对权利人进行信息披露,就意味着在网络卖家进驻的时候,电商平台有一个信息采集的阶段,这个阶段中,电商平台有义务审查网络卖家的身份信息以及发布的信息是否合法,这在《互联网信息服务管理办法》等法律文件中均有规定。但是,电商平台并不负有对于网络交易信息或交易行为的合法性(例如网络卖家销售的商品是否侵犯商标权)的审查义务,因为履行这样的义务是超出电商平台的能力范围的。值得注意的是,在一些特殊的领域,例如食品,电商平台的事前审查责任就要重一点,需要审查网络卖家是否有相应的许可证等。


《食品安全法(2015修订)》(全国人大常委会  2015年10月1日施行)


第六十二条  网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营者进行实名登记,明确其食品安全管理责任;依法应当取得许可证的,还应当审查其许可证。


网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品经营者有违反本法规定行为的,应当及时制止并立即报告所在地县级人民政府食品药品监督管理部门;发现严重违法行为的,应当立即停止提供网络交易平台服务。


综上,电商平台在网购假货方面的法律责任可以归纳为以下几个方面:


1.在接到用户投诉时,及时采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施,必要措施要达到阻止网络卖家继续侵权的效果;


2.向用户披露网络卖家的真实信息;


3.对进驻电商平台的网络卖家进行身份信息审查;


4.采取必要措施后通知网络卖家并处理反通知。

 


参考文献:

[1] 中国电子商务研究中心,《2016(上)中国电子商务用户体验与投诉监测报告》,2016.8.17.

[2]陈书宇. 论网络交易平台提供商的间接侵权责任[D].南京大学,2012.

[3]黄晖. 从一起案件看商标侵权行为中网络交易平台的法律责任[N]. 中国工商报,2013-05-30(A03).

[4](2016)吉0202民初1908号民事判决书

[5](2017)吉02民终85号民事判决书

注:

[1]本文中的电商平台仅指提供单一平台服务的网络交易平台提供商,即不直接参与交易,仅为买卖双方提供服务的平台提供商。


编辑:曹莉萍

【恒都时评】投石问路——特朗普“点将”触动美外商投资审查哪根神经
04-13


作者|综合法律及争议解决事业部 反垄断及国家安全审查专业组 赵彦雯


一、背景:幕僚搭台,川普唱戏


应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平于当地时间4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行会晤。中美元首会晤是两国高层间先后三轮互动的成果,“习特会”牵动全球视线。




然而,特朗普的“任性”并不会轻易狗带。


3月30日,白宫发言人表示特朗普期待与习近平主席的会晤。隔天,特朗普转身便签署了两项行政命令。一份命令要求美国商务部和美国贸易代表办公室评估美国贸易逆差的成因,更严格执行反倾销法律,防止外国企业以不公平价格在美国销售商品;另一份则计划向“不公平贸易”征收制裁性关税。美国商务部、国家贸易委员会主任负责人同时强调,这两项行政命令并非针对中国。总统发布“急令”、官员适时解释“强调”,不免让外界解读这是提前为中国准备的“礼物”。




自特朗普上任,外界对其性格、行为方式、政令褒贬不一,但不可否认的是,特朗普政府的施政已逐步表明,这个最初媒体戏谑的“推特治国”总统并不简单。其中特朗普亲点的“爱将”的作用更毋庸置疑。如前文所述,美国商务部、美国贸易代表办公室、国家贸易委员会为特朗普的贸易审查政令造势、保驾护航。那么,针对外国投资的审查,特朗普麾下内阁和白宫幕僚机构又将各司何职?新任长官又将对审查产生何种影响?


本文以美国内阁及白宫幕僚机构的人事任命为切入点,试析特朗普政府治下,美国国家安全审查存在的变数。


二、美国外国投资委员会介绍


(一)CFIUS简介


美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United),简称CFIUS,是美国审查外国企业对美国公司的投资并购案件,以及评估其对美国国家安全影响的专管部门。CFIUS由16个机构组成,包括8个行政部门及8个白宫机构。


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CFIUS由财政部主导,其他成员参与并接受任务指派,多机构协调对交易并购案件进行国家安全审查。通常情况下,CFIUS审查程序由当事人对交易自愿申报、通报启动,如果交易方无视这种“自愿”提交要求,CFIUS则有权单方面审查交易。在接收到任何一个机构递交的国家安全审查申报后,CFIUS将申报需要审查的要素发放到相关机构进行审查,最后各机构将审查/调查意见汇总,由CFIUS根据意见投票决定交易是否有损害国家安全的危险。如果CFIUS在调查的基础上认为某项并购可能损害国家安全而又不能通过消危协议解决安全问题的,则要提交总统决定。


(二)成员的角色担当


十六个成员依其部门职能分工不同,在审查程序中的角色也有区别:


CFIUS的主席由财政部部长担任,财政部是委员会的办公机构所在地。财政部长负责牵头启动,并根据需要组成CFIUS审查成员,在审查程序中起着主导和领导作用。财政部长也是CFIUS根据审查意见对外订立消危合同的主要负责人。


CFIUS投票“俱乐部”由财政部、国土安全部、商务部、国务院、司法部、能源部、美国贸易代表、科技政策办公室的部门负责人组成,这九个部门/办公室是CFIUS的常规成员。其投票直接决定CFIUS是否认定某并购投资案件危害美国国家安全。


劳工部、国家安全情报总监则是依职权参与CFIUS的日常工作,依职能视情况为CFIUS审查提供相对中立持平的情报信息和建议,不具有实质投票权。


美国管理和预算办公室、经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会,其作为白宫机构、是美国总统身边的“红人”,将就相关领域的战略决策向总统提出建议,是CFIUS中的观察员单位。


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值得注意的是,本届政府针对经济贸易新设了一个总统顾问机构——国家贸易委员会。


三、特朗普政府CFIUS雏形


(一)组阁情况[1]




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(二)CFIUS成员及审查变数


就目前提名及任命情况来看,除财政部长因主张空白对华态度尚不明确、国务卿主张缓和的国际贸易态度外,CFIUS的其他常规成员机构、协作成员观察员成员的负责人其对中国的态度均不甚柔和。国家贸易委员会是本届政府新设的总统顾问机构。机构主任彼得·纳瓦罗,是白宫高级职务中唯一一位经济学家,其对未来总统经济、国家贸易等方面的决策可能会有广泛而深远的影响。而其对华态度从所著文书可见一斑。虽然国家贸易委员会并非CFIUS成员,但鉴于特朗普对其重视程度,可能成为将来CFIUS审查及决策中不可忽视的一大变数。


综观特朗普“智囊团”,其内政外交的多位部长级别人物,多挟据美国重点行业的商贾富绅,结合新一届整体内缩的贸易政策,不难预见,未来在美国的相关行业领域的并购投资可能会遭受更严苛的审查。


不过,执政后的相关负责人态度及行事必会有所变化,或有新的变动。




从整体看,2016年中美双向投资累计已超过1700亿美元;截至2016年底,中国企业在美国累计非金融类直接投资已经将近500亿美元,遍布美国44个州,创造了近10万个就业岗位[2],中国投资给美国经济增加的活力也是“实实在在的”。从全球视角看,“中国和美国是最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体……相信,合作是中美两国唯一的正确选择,宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国[3]。相信本次习特会晤,将为中美贸易、投资发展指明方向。


[1] http://mt.sohu.com/20170122/n479316117.shtml

[2]《把握中美经贸关系需要从现实出发》,钟声,人民日报2017年3月28日02 版

[3]《握手—中美元首庄园会晤新开始》,人民日报微视频,2017年4月3日


(编辑:曹莉萍)

“微信”商标诉讼最新进展:系列诉讼均被驳回或中止
06-27


说到“微信支付”,大家的第一反应估计都是,这是腾讯旗下的产品,商标理应归腾讯公司所有。然而,自称拥有“微信”商标注册权的北京中欣银宝通支付服务有限公司(以下简称银宝通公司)在全国提出一连串诉讼,状告使用微信支付业务的多家商家侵犯其注册商标权。最新的进展是,这些诉讼或者是被裁定驳回起诉,或者中止诉讼。

 

银宝通公司称,20117月,其参股公司中欣安泰投资发展集团有限公司向国家工商总局商标局提出在《商标注册分类表》中的第36类金融服务方面申请注册“微信”商标。商标在20129月注册完成,注册号为第9744522微信注册商标证。

 

2016年底,银宝通公司以多家企业使用“微信支付”涉嫌构成商标侵权为由,分别起诉了上海肯德基有限公司、北京趣拿信息技术有限公司、苏果超市有限公司、杭州屈臣氏个人用品商店有限公司、广州百佳超级市场有限公司等多家企业。其要求法院责令上述被告立即停止以任何方式使用“微信”商标提供收付款方面的金融服务,判令被告赔偿原告经济损失。

 

针对此事,腾讯方面做出回应:微信支付业务合法合规,深受商家和广大用户的喜爱,腾讯将密切关注事件进展;经查询,银通宝原告提到的微信商标,已经在国家商标局的法律程序中被撤销,目前该撤销程序仍在复审中。

 

近日,南京铁路运输法院就银宝通公司诉苏果超市有限公司案作出裁定,驳回原告起诉。该院认为,涉案注册商标于2016722日被国家工商总局商标局决定撤销。虽然在规定期限内涉案商标注册人向商标评审委员会申请复审,该撤销决定尚未最终生效,但该撤销决定足以导致原先的权利基础明显不稳定。商标注册人应待其权利稳定后,再行诉讼维权。此外,商标的识别功能是通过商标使用而产生,并随着商标使用的时间、范围、频率等逐步强化。但是依据现有证据,原先在核定服务项目中有效使用涉案注册商标的证据并不充分。

 

银宝通公司诉北京趣拿信息技术有限公司案日前也有了结果,北京市海淀区人民法院认为,涉案商标现处于撤销复审程序中,其复审结果对该案的审理具有实质性影响,在其未审结的情况下,依法应中止诉讼。


编辑:曹莉萍

【专家看法】《类似商品和服务区分表》在判定商标使用中的作用
01-11


作者|蒋利玮 高级法律顾问


【摘  要】:作为申请商标指定商品或服务的依据,《类似商品和服务区分表》是区分核定商品或服务与非核定商标或服务的标准。不允许在《类似商品和服务区分表》的范围之外,重新定义和解释商品或服务,否则将彻底破坏商标申请和注册秩序,也将模糊商标专用权的界限,甚至将商标专用权与商标禁用权相等同。判定是否属于在核定的商品或服务上使用商标是区分注册商标使用与未注册商标使用的重要标准,在适用《商标法》第三十一条和第四十四条第(四)项的过程中具有重要的意义。

 

【关键词】:《类似商品和服务区分表》 商标专用权 商标禁用权 注册商标使用 未注册商标使用

 

根据我国1994年5月5日加入的《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》[i]第一条第(一)项规定,成员国采用共同的商标注册用商品和服务分类,即《尼斯分类》。《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)是国家工商行政管理总局商标局在《尼斯分类》的基础上,结合我国商品和服务使用情况制定的。《区分表》的作用在于作为商标申请时指定商标和服务的依据,统一的商品和服务分类便于商标检索、查询和行政管理,同时《区分表》也可以作为判定类似商品和服务的参考。但是,在判定类似商品和服务的过程中,《区分表》并非必须遵循的依据。


《尼斯协定》第二条第(一)项规定,在对任何特定的商标提供保护的范围方面,对成员国不具有约束力。《商标法新加坡条约》[ii]第九条第二款规定:商品或服务,不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的同一类别,而被认为互相类似;也不得因为商标主管机关在任何注册或公告中将其列入《尼斯分类》的不同类别,而被认为互相不类似。


最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条、最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十五条均规定,《类似商品和服务区分表》仅作为判定类似商品或者服务的参考。《区分表》在说明中也指出:认定商品或服务是否类似,应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判定。

由于《区分表》在判定是否构成类似商品和服务时仅具有参考价值,其在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时的作用往往被忽视。甚至有观点认为在判定商标是否使用在核定的商品或服务上时可以突破《区分表》的规定。笔者认为这种观点是错误的。理由如下:


1、我国《商标法》第十九条至第二十一条规定,申请商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。规定,注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《商标法实施条例》第十三条第一款规定,申请商标注册,应当按照公布的商品和服务区分表按类申请。既然《区分表》作为申请商标时指定商标或服务的依据,在核准商标注册后也应当成为界定核定商品或服务的依据。


如果超出《区分表》的范围之外重新定义和解释注册商标核定使用的商品或服务,无疑会严重破坏商标申请和注册秩序。例如《区分表》将金属门划为第6类0603类似群组,非金属门划为第19类1909类似群组,如果注册商标仅核准注册在金属门上,那就不能将非金属门也界定成为该商标核定使用商品,在非金属门上使用该商标不属于注册商标的使用,而是未注册商标的使用。


2、判定是否构成类似商品和服务与判定商标是否使用在核定的商品或服务,是两个完全不同的判断过程。前者涉及商标禁用权的范围,后者涉及商标专用权的范围。所谓商标专用权是指商标所有人使用或者许可他人使用注册商标的权利。所谓商标禁用权,是指商标所有人禁止他人使用或者仿冒其商标商标的权利。商标专用权的范围是固定的,即《商标法》第五十一条[iii]规定的以核准注册的商标和核定使用的商品为限;而禁用权的范围要大于专用权,即《商标法》第二十八条[iv]、第五十二条第(一)项[v]规定的相同或类似商品上的相同或近似商标,如果构成注册的驰名商标,则禁用权的范围扩展到《商标法》第十三条第二款规定的不相同或者不相类似商品上的复制、摹仿或者翻译商标。


在确定商标禁用权范围时,之所以可以突破《区分表》,其主要原因在于商标经过使用获得的知名度越大,商标禁用权的范围越大。而在确定商标专用权范围时,超越《类似商品和服务区分表》重新解释和定义核定使用的商品或服务,实际上是对《商标法》第五十一条、《商标法实施条例》第十三条第一款的违反,必然破坏商标申请和注册和秩序,实际上将商标专用权与商标禁用权相等同。


根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标的使用是指在核定的商品或服务上使用核准注册的商标,而除此之外,均属于未注册商标的使用,包括在核定的商品或服务上使用非核准注册商标或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标。《区分表》作为界定核定商品或服务的依据,在判定商标使用的过程中具有重要的意义。


一、《区分表》与《商标法》第三十一条的适用


《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中“已经使用并有一定影响的商标”指的是未注册商标,不包括注册商标。该规定与《商标法》第二十八条规定的区分在于:后者系对在先注册商标专用权的保护,前者则是对未注册商标和在先注册商标专用权以外的其他“在先权利”的保护,例如著作权、外观设计权、商号权等。


具体而言,对于已注册商标,无需考虑是否经过使用获得一定影响,即应当禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标;而对于未注册商标,则必须经过使用获得一定影响,才能禁止在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标。可见《商标法》第二十八条和第三十一条分别针对注册商标与未注册商标规定了不同的保护条件,两者不应当混同。


既然《商标法》第三十一条中的“使用”系指未注册商标的使用,就应当排除在核定商品或服务上核准商标的使用。在原告浙江医药股份有限公司不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人浙江省医药保健品进出口有限责任公司关于第1265212号“ZMC”商标争议裁定案[vi]中,被告国家工商管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)认定,浙江省医药保健品进出口有限责任公司(简称医保进出口公司)提供的证据可以表明,在争议商标申请注册之前,在医药经营服务上已在先使用“ZMC”商标并有一定影响,医药经营服务以拣选、提供药品等商品为服务内容,该类服务与药品商品关系紧密,相同商标共存于该类服务和商品上容易导致消费者的混淆误认。医药公司注册争议商标的行为已构成《商标法》)第三十一条所指抢注他人在先使用并有一定影响的商标的情形。


据此,商标评审委员会裁定撤销争议商标。法院判决则认为:医保进出口公司拥有的第879753号注册商标被核定使用在进出口代理,推销(替他人)服务项目上,有效期自1996年10月7日至2006年10月6日。医保进出口公司于1997年10月26-28日在《工商时报》等多份报纸展示的商标,图样与上述注册商标一致,明确载明系进出口额最大500家企业商标展示,并注明排名和进出口总额,其中记载的主营商品应当理解为医保进出口公司进出口代理或替他人推销的商品。


医保进出口公司提交的秋交会会刊,主要内容以英文记载,系医保进出口公司参加进出口领域交易会的宣传材料。商标评审委员会认定的医药经营服务在《类似商品和服务区分表》上并无明确记载,实为替他人推销医药,已经包含在替他人推销服务中。因此,上述证据均为医保进出口公司对注册商标的使用证据,并非对未注册商标的使用证据。据此,法院以商标评审委员会认定事实不清、适用法律错误为由,撤销商标评审委员会作出的商标争议裁定。


上述案例中,商标评审委员会实质上杜撰了一个《区分表》中不存在的医药经营服务,并在此基础上认定在医药经营服务上使用商标为未注册商标的使用。法院判决则认为商标使用究竟属于注册商标使用还是未注册商标使用,应当依据《区分表》进行判断。所谓医药经营服务,已经包含在《区分表》中第35类3503类似群组的推销(替他人)服务中。


对该服务,《类似商品和服务区分表》注释为:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买;这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供。医保进出口公司在该服务上已经有第879753号注册商标,其提供的使用证据中,均为在该商标有效期内在核定服务上使用该核准商标图样的证据,因此应当认定为注册商标的使用,而并非《商标法》第三十一条中所指未注册商标的使用。


二、《区分表》与《商标法》第四十四条第(四)项的适用


《商标法》第四十四条第(四)项规定,连续三年停止使用注册商标,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。所谓注册商标的使用,依据《商标法》第五十一条的规定,是指在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标。在核定的商品或服务上使用非核准注册商标,或者在非核定商品或服务上使用核准注册商标,均属于未注册商标的使用。下面试举两例以作分析:


案例1:注册商标A核定使用在《区分表》第37类3702类似群组的建筑服务上。商标所有人为证明该商标的使用提供了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片、某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告。有观点认为:上述证据足以证明该注册商标的使用。笔者持相反观点,理由如下:


1、按照《区分表》的注释,建筑是指为他人建造供人们进行生产、生活等活动的房屋或场所等永久性建筑的承包商或分包商所提供的服务,不包括为自己建造或者接受他人为自己建造。


2、根据我国《城市规划法》第三十条[vii]、第三十一条[viii]的规定,《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》均为建设单位向城市规划行政管理部门申请办理的行政许可文件。所谓建设单位并非《区分表》所指为他人提供建筑服务的承包商或分包商,相反,而是接受建筑服务的发包商,或者建设单位亦可以自行建造。而规划与建筑设计图册、设计费发票、设计单位出具的证明材料、项目奠基及开盘拍摄的照片和某报纸刊登的该项目系由商标所有人投资兴建的广告,仅涉及商标所有人作为该建筑业主的身份委托他人设计以及项目完成后销售的情况,与商标所有人为他人提供建筑服务完全不符。上述证据实质上系《区分表》中第36类3602类似群组商品房销售服务的使用证据,而并非建筑服务上的使用证据。


案例2:注册商标B核定使用在《区分表》中第4类0401类似群组的工业用油及油脂、润滑剂(不包括燃料用油)上,但未核定在润滑油上。有观点认为:润滑剂是润滑油的一个上位概念,润滑剂最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品,因此,在润滑油上的使用应视为注册商标的使用。笔者持相反观点,理由上述观点明显违反《商标法》第二十一条,即注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。《区分表》第4类0401类似群组列明的是工业用油及油脂、润滑油、润滑剂(不包括燃料用油)。


既然《区分表》已经明确对润滑油和润滑剂进行了区分,那么就应当认为润滑剂和润滑油不同,在润滑剂上使用商标应当视为未注册商标的使用。这种认定也有利于维护注册秩序,符合权利义务对等原则。国家工商行政管理总局商标局1996年1月15日发布的《关于执行


《商标法》中除第三十一条、第四十四条第(四)项涉及商标使用以外,还有第十一条第二款,第十四条第(二)项,第二十五条、第二十九条、第四十五条、第四十八条等多个条款涉及商标使用的判定,均应当以《区分表》作为依据。总而言之,任何商标的使用必然和某一特定的商品或服务联系起来,由于《区分表》系作为注册商标指定商品或服务的依据,因此,在界定某一特定商品或服务是否为核定或指定商品或服务时必须以《区分表》为依据,不允许在《区分表》的范围之外重新定义和解释商品和服务。


[i] 1957年6月15日签订于法国尼斯,1961年4月8日生效,此后多次修订。

[ii] 2006年3月27日签订于新加坡,2009年3月17日生效。我国虽未正式加入该条约,但已于2007年1月29日成为该条约签字国,目前等待全国人民代表大会常务委员会批准,尚未成为该条约成员国。

[iii] 《商标法》第五十一条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

[iv]《商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

[v] 《商标法》第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属侵犯注册商标专用权。

[vi] 参见北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2003号行政判决书、北京市高级人民法院(2010)高行终字第111号行政判决书。

[vii] 《城市规划法》第三十条规定,城市规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城市规划。设计任务书报请批准时,必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

[viii] 《城市规划法》第三十一条规定,在城市规划区内进行建设需要申请用地的,必须持国家批准建设项目的有关文件,向城市规划行政主管部门申请定点,由城市规划行政主管部门核定其用地位置和界限,提供规划设计条件,核发建设用地规划许可证。建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。


(校对人:曹莉萍)



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(校对人:曹莉萍)

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