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【恒都法研】从附图中推测的内容是否一定不能作为对比文件公开的内容?

恒都知识产权法律中心 专利行政专业组 王清亮 2018-09-13

在专利确权实务中,会引用对比文件判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性,对于对比文件公开内容的认定,《专利审查指南》给出了如下规定:


对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。


对于附图公开内容的认定,更是从正反两方面作了说明:关于能够认定的公开内容,限定为“只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征”才属于公开的内容;关于不能认定的内容,以列举方式说明了“由附图中推测的内容”,或“无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系”等不应当作为已公开的内容。


是否从附图中推测的内容就一定不能作为对比文件公开的内容呢?下面,结合几个案例,谈谈笔者对这个问题的理解:


案例1:K公司与章某某实用新型专利无效纠纷案


基本案情:章某某是名称为“翻转式壁凳”的实用新型专利权人,K公司针对上述专利权提请无效,认为该专利相对于证据1和证据2的结合不具备创造性,其中的证据2是名称为“壁凳”的外观设计专利文献,包括有五幅视图。专利复审委员会认为,证据2具体公开了具有能固定在墙壁上的承重壁座,壁座上开有凹槽,在两根支杆上装有凳面,支杆的一端嵌入凹槽与壁座连接,凹槽的上端面对支杆产生支撑作用。


                     

案例1中证据2的部分视图


法院认定:从证据2所公开的五幅视图中无法唯一确定该壁凳的内部结构特征,其除了可能为被诉无效决定中认定的结构外,还可能为一体注塑成型的结构,专利复审委员会认定的证据2中显示为凹槽的线条可能系一体注塑成型后的装饰线条,而并非表示结构的线条。因此,仅从证据2的视图中并不能直接地、毫无疑义地确定其公开了“壁座上开有凹槽”、“支杆的一端嵌入凹槽与壁座连接,凹槽的上端面对支杆产生支撑作用”。


 在上述案例中,证据2为产品名称为“壁凳”的外观设计专利文献,没有相关产品结构或部件之间连接关系方面的文字记载,也没有提供翻转状态视图,该产品有可能是具有翻转功能的翻转式壁凳,也可能是不具有翻转功能的固定壁凳,从证据2公开的主视图、后视图、左视图、俯视图和仰视图等五幅视图中不能唯一确定产品的内部结构,因此,基于产品为可以翻转的壁凳的假设而推测出的“壁座上开有凹槽、装有凳面的两根支杆的一端嵌入凹槽与壁座连接”不能作为已经公开的内容。


案例2:Y公司与L公司实用新型专利无效纠纷案


基本案情:L公司是名称为“板对板连接器改良结构”的实用新型专利权人,Y公司针对上述L公司的专利权提请无效,对于该专利权利要求1与最接近的对比文件1之间的区别技术特征“插头连接器的电性端子于主体上的弯折部设置呈一大圆弧弯折角度”,专利复审委员会认为,从对比文件2的图3、6、15可以看出,接触部分16的接触点段16a与梁部分16b之间通过折弯形式形成的两个弯折部的外角呈大圆弧弯折角度,从而当电路板连接器90的端子元件94与连接器10的端子元件12相插接时,接触点92c、92d滑过该大圆弧弯折角度与接触点段16a相抵触,形成防滑脱结构。


案例2中对比文件2的附图3


法院认定:在对比文件2的权利要求及说明书中,均未明确表述接触部分16的接触点段16a与梁部分16b之间呈一大圆弧弯折角度,因此,对比文件2的图3、图6及图15中,不能直接地,毫无疑义地得出接触点92c、92d滑过该大圆弧弯折角度与接触点段16a相抵触,形成防滑脱结构的结论。


专利说明书的附图往往都是为了表达产品的结构而绘制的二维示意图,为避免因部件之间的遮挡而无法表达部件之间空间关系的问题,往往会从产品的一个角度绘制,但这样绘制出的示意图与产品的立体图中各部件的形状、结构及其部件之间的空间位置关系不一定完全一致,因此,在没有文字记载的情况下,仅仅通过测量附图中的部件形状而得出的内容,往往是不准确的,甚至可能与实际情况大相径庭,不能作为对比文件已经公开的内容。


案例3:名称为“适合在高光照条件下工作的麦克风”的发明专利申请案


基本案情:对于名称为“适合在高光照条件下工作的麦克风”的发明专利申请,审查员在第一次审查意见通知书中认为,对比文件2公开了(参见说明书第1,2页,附图1):收容于背极座13的背极板14设置的孔与外壳10上的2个孔错开设置(参见说明书第18段,附图1),线路板2位于外壳3的开口处,在电路板16中增设接地铜箔层17,能保证铜箔层最大化,与外壳10形成法拉第笼,避免射频干扰信号干扰驻极体麦克风1内部的敏感部件,从而有效降低射频信号,最终使驻极体麦克风1的抗射频干扰能力达到最优(参见说明书第21段)。由于光本质上也是一种电磁波,因而对比文件2公开的麦克风适合高光照条件,且其在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同,也就是说对比文件2给出了将上述技术特征用于该对比文件1以解决其技术问题的启示。


案例3中对比文件2的附图1


这是笔者曾经处理的一个OA答复案,经过仔细研读对比文件2说明书内容,发现对比文件2说明书没有记载背极板14和外壳10上分别设置了多少个孔,也没有记载这些孔是如何排列的。而从对比文件2说明书第21段公开的下述内容“在电路板16中增设接地铜箔层17,能保证铜箔层最大化,与外壳10形成法拉第笼,避免射频干扰信号干扰驻极体麦克风1内部的敏感部件,从而有效降低射频信号,最终使驻极体麦克风1的抗射频干扰能力达到最优”可以看出,其技术手段是在第一电路板161和第二电路板162之间增设接地铜箔层17,与外壳10形成法拉第笼,产生电磁屏蔽的原理是导体的等电势原理,但背极板14和外壳10上的孔是否错开设置并不会影响法拉第笼的形成及其电磁屏蔽效果。


另外,对比文件2的附图1只是立体产品的一个剖视示意图,仅从附图1示出的内容并不能唯一推导出背极板14和外壳10上的孔是错开设置的,从其他的视图角度看,或许背极板14和外壳10上的孔并不都是错开的。虽然光也是一种电磁波,但光是一种非常特殊的电磁波,其直线传播特性是其他电磁波所不具备的,当背极板14和外壳10上的孔没有错开时,并不能解决本专利适合高光照条件下工作的问题。基于上述分析,笔者对审查员的认定进行了答辩,该专利已经获得授权。


上述案件的特点在于,从形式上看对比文件2附图中的背极板14和外壳10上的孔是错开设置的,但从其工作原理看,错开设置并非实现其功能的必要条件,因此也存在着不错开设置的可能性,从附图中推测出的背极板14和外壳10上的孔错开设置不能作为该对比文件已经公开的内容。


案例4:C公司与S公司发明专利无效纠纷案


基本案情:S公司是名称为“基于荧光粉提高光转换效率的光源结构”的发明专利的专利权人,C公司以涉案专利相对于证据1、证据2和公知常识的结合相比不具备专利法规定的创造性为由请求无效。



专利复审委员会认为:虽然证据1说明书中没有明确记载图1中的高反射率衬底115具有导热功能,但由于其需要热耦合到散热器116上,并通过散热器116将安装在高反射率衬底115上的荧光粉元件112产生的热耗散掉,如果高反射率衬底115不具有导热性能,荧光粉元件112上积聚的热量将难以顺利地传递到散热器116并通过其散热,因此该高反射率衬底115必然具有导热功能。


在上述案件中,虽然高反射率衬底115具有导热功能也是从附图1推测出来的内容,但结合说明书记载的内容可以看出,散热器116和荧光粉元件112分别紧贴于高反射率衬底115的两个面上,荧光粉元件112上积聚的热量通过高反射率衬底115热耦合到散热器116上是唯一合理的实现方式,因此可以直接地、毫无疑义第确定高反射率衬底115具有导热功能,可以作为该对比文件已经公开的内容。


小结:


从上述几个案例可以看出,从附图中推测的内容是否可以作为对比文件公开的内容,需要结合该推测出的内容的应用场景、在对比文件方案中的作用或要解决的技术问题、所产生的技术效果等综合判断该技术内容是否符合“直接地、毫无疑义地确定”的要求,如果经综合判断后认为该技术内容是符合相应应用场景的唯一的技术手段,则可以作为该对比文件公开的内容,否则,就不能作为该对比文件公开的内容。还是以上述案例1为例,如果证据2还提供了壁凳的翻转状态图,以进一步证明证据2中的壁凳也是一种翻转式壁凳,在此条件下,为实现翻转功能,装有凳面的两根支杆的一端必然需要嵌入壁座上的凹槽与壁座连接,因此可以直接地、毫无疑义地确定其公开了壁座上开有凹槽这一技术内容。

 


参考资料:

1、(2011)高行终字第1483号判决书;

2、(2016)京73行初第4936号判决书;

3、申请号为201310121878.6的发明专利第一次审查意见通知书;

4、专利复审委员会第27095号无效审查决定书。


编辑:曹莉萍

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