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新《专利法实施细则》中的专利无效相关条款的解读

2023-12-26
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新《专利法实施细则》已经于2023年12月21日公布,并将于2024年1月20日起施行,其中多个条款涉及专利无效程序中当事人的权益。本文对相关条款进行梳理和解读,包括电子形式送达和递交、专利权评价报告的申请、专利无效宣告请求理由的修改、专利授权文本的修改以及与专利权属纠纷相关的专利无效中止,期望对从业者有所帮助。

关键词:专利法实施细则、专利无效、专利审查指南

一、前言

2021年6月1日,修改后的《中华人民共和国专利法》正式落地实行(下文称《专利法》)。作为保证《专利法》实施的配套行政法规,2023年12月21日国务院第769号令公布了《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》,发布了修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》(下文称《专利法实施细则》)的全文,并将于2024年1月20日起施行修改后的《专利法实施细则》。

此次修改在制度层面调整幅度较大,所涉内容较多,既有对专利法现有制度的调整完善以及进一步细化,也有应创新主体需求、优化专利法律制度的新增制度。本文针对修改后的《专利法实施细则》中与专利无效相关的条款进行梳理,并结合具体的相关法律实践提出相应的解读与思考。

二、电子形式送达和递交的相关规定

新《专利法实施细则》的第二条新增电子形式为专利法和实施细则规定的各种手续的办理形式,并将其视为书面形式。新《专利法实施细则》第四条明确了电子申请的文件递交日和送达日,这对于专利无效程序有较大影响。

在新《专利法实施细则》第四条中具体规定了以电子形式进行送达的细节。国务院专利行政部门的各种文件,除了邮寄、直接送交等方式,还明确了可以通过电子形式送达当事人,并且“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”

在国务院专利行政部门“邮寄”的各种文件,自文件发出之日起满15日,推定为当事人收到文件之日。然而,国务院专利行政部门以“电子形式”送达的各种文件,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。目前使用的中国专利电子申请(CPC)客户端的文件传递具有及时性,通常在国务院专利行政部门发出当天,就能收到相应文件。因此,在以电子形式进行送达时,专利权人/无效请求人的响应时间通常更短。特别是在送达无效宣告请求审查决定书(下文称“无效决定”)的情况中,有异议的一方需要在收到无效决定之日起3个月内提起行政诉讼。

此外,对于专利无效文件的递交日,新《专利法实施细则》第四条第二款规定了“以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的,以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。”

新《专利法实施细则》中关于“电子形式”送达的规定更符合当前无纸化办公的客观情况,这是适应客观情况所作的明确化调整,其相对于邮寄送达更为严格,在专利无效程序的流程管理中需要谨慎地遵照执行。

三、专利权评价报告相关规则的调整

新《专利法实施细则》第六十二条中对实用新型或者外观设计专利权评价报告的相关规则有两点调整:其一,申请的主体增加了被控侵权人;其二,新增了“申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告”的规定。

实用新型和外观设计的专利权授予过程未经过实质审查,国家知识产权局作出的专利权评价报告的结论直接关系到专利权的稳定性。在专利权人使用相应专利寻求专有保护时,被控侵权人和诉讼法院都希望知道待评价专利的稳定性。被控侵权人作为待评价专利的直接相关方,明确其请求评价报告的权利有利于提高诉讼效率。

此外,新《专利审查指南》第五部分第十章第4.2节记载“专利权评价报告作出后,应当发给请求人。请求人不是专利权人,国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人”。这意味着专利权评价报告并不会像专利授权文本那样对公众公开。

新《专利法实施细则》第六十三条规定,任何单位或个人可以查阅或者复制专利权评价报告。任何单位或个人对专利权的稳定性有异议,都可查阅已作出的该专利权评价报告,相应地可以依报告中负面评价提起无效宣告请求。通过这一制度安排恰当地衔接了专利授权程序和专利确权程序,同时也维护了公众的知情权。

笔者认为,专利权的授予会影响到公众利益,负面倾向的专利权评价报告更适宜于直接公开,从而提高行政效率。

四、专利无效宣告请求理由的修改

新《专利法实施细则》第六十九条规定了无效宣告的理由,增加了《专利法》第十九条第一款及本细则新增的第十一条作为无效宣告的理由,同时删除2010年《专利法实施细则》第六十五条中规定的《专利法》第二十条第一款。无效宣告法定理由的调整对专利无效程序影响很大,如下的表1简单罗列了无效宣告请求理由变化的对比说明。

1:无效宣告请求理由变化的对比说明

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将新《专利法实施细则》新增的第十一条作为新的无效宣告理由,是对2021年《专利法》第二十条第一款进一步强化。《专利法》第二十条第一款规定“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”。这是《民法典》的诚实信用原则、不得滥用权利的基本原则在无效宣告理由中的运用。对于诚实信用原则的适用贯穿了申请专利和行使专利权两个过程。

新《专利法实施细则》第十一条规定“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”这是针对申请专利过程明确适用诚实信用原则。新《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节记载:合议组可以依职权进行审查的情形第一条内容为“专利权的取得明显违背诚实信用原则的,合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查”。这进一步明确了诚实信用原则在专利无效程序中的运用。

鉴于当前存在非正常专利申请的情况,对于申请专利的过程强调诚实信用原则尤为重要。专利所保护的是技术方案,如果是主观编造的技术方案,而缺乏具体的研究开发活动支撑,可能会催生更多的低质量专利。因此,诚实信用原则在新《专利法实施细则》被贯彻执行,具有可操作性,从而提供了更明确的法律依据来遏制非正常专利申请。此外,诚实信用原则作为民法中的“帝王条款”存在着各类适用实践,这次修改明确将其适用于专利无效程序中。

五、专利无效宣告请求过程中的专利文件的修改

新《专利法实施细则》第七十三条增加了内容“国务院专利行政部门在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的,应当公告修改后的权利要求。”其他条款没有涉及无效过程中专利文件修改内容的改动。

对于专利无效宣告请求过程中的专利文件的修改,在2017年2月28日公布的《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》(国家知识产权局令第74号)中具体明确了修改时机和修改方式,新《专利审查指南》沿用了相关的规定。在此不再赘述。

六、与专利权属纠纷相关的专利无效中止

新《专利法实施细则》第一百零三条第一、二款规定了由于专利申请权或者专利权的权属纠纷引起的请求国务院专利行政部门中止有关程序,这部分明确了“依照前款规定请求中止有关程序的,应当向国务院专利行政部门提交请求书,说明理由,并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的,可以不中止有关程序”。鉴于近年来专利相关的权属纠纷频发,上述新增内容可以有效防止该中止程序被滥用而降低行政工作效率。

在司法实践中,专利侵权纠纷通常会附随有涉案专利的专利无效程序。如果涉案专利存在权属纠纷,则国务院专利行政部门在收到中止请求时通常会中止无效程序。相应地,会存在专利侵权纠纷在如期推进,而专利无效程序中止的情况,从而专利有效性认定远远晚于专利侵权判定,或将导致司法资源浪费。新《专利法实施细则》第一百零三条通过要求申请人说明中止理由,并由国务院专利行政部门决定是否需要中止,以期减少这类情况的发生。

此外,《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定〉的决定》第四条规定“知识产权法庭可以要求当事人披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况。当事人拒不如实披露的,可以作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素。”如果当事人提起虚假的权属纠纷来中止无效程序,由此来影响侵权案件的审理,可以利用上述规定,向相关法院和国务院专利行政部门说明,避免当事人通过关联案件的操作来中止无效程序,从而影响侵权案件的审理方向。

以上即为新《专利法实施细则》的专利无效相关条款的主要内容,希望本文能帮助大家快速了解本次实施细则修改中专利无效相关条款的核心内容,并且在专利无效程序中予以实践和运用。